米国特許実務研究 日米審査の相違からみる 作用的 …

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1、日米審査の相違からみる作用的記載クレームに関する提言特集《審査官面接》米国特許実務研究日米審査の相違からみる作用的記載クレームに関する提言※※※会員吉田哲，会員扇田尚紀要約米国における特許出願の中間処理業務に関して，米国代理人の意見では，日本からの指示書の評価は高くな(1)い。「機能的表現が多すぎる」という意見を多くの代理人が指摘する。どうしてこの問題は，日本側で理解・対応されないのであろうか。一方，日本の知財関係者からは「米国審査官は発明を理解していない」，「何度もオフィスアクション（OA）や継

2、続審査請求（RCE）を繰り返して代理人費用が高騰する」といった長期化する米国中間処理への批判的意見も伺う。米国実務に関するこのような日米実務者の意見の相違や批判の原因として，筆者は日本の実務者が米国審査の基本的なルールを理解していないことに原因があると考える。具体的には作用的記載の解釈についての相違である。本稿では，作用的記載の日米審査の相違点のほか，米国審査が長期化する理由についての考察を行い，今後の対応を紹介する。その狙いは，米国特許庁からの拒絶理由（オフィスアクション）の回数の低減と，それに

3、伴う代理人費用の削減である。目次１．既存の研究１．既存の研究日米特許審査における作用的記載（機能的記載）の２．日本の作用的記載問題については知的財産研究所及びパテント誌から発２．１審査の変遷(2)，(3)表されている。これらは日米審査及び裁判にお２．２現行の審査基準２．３記載要件に関する留意事項ける作用的記載についての解釈基準や，出願時の留意２．４小括事項を紹介する。しかし，作用的記載の日米審査基準３．米国の作用的記載の相違が権利化業務に及ぼす影響についての考察は３．１米国の審査基準行っていない。

4、本稿では，権利化業務の実務的考察を３．２機能的記載踏まえて，日本の出願人による米国出願の中間処理業３．３用途限定４．日米審査の相違務の改善を提案するものである。５．問題の根（業務改善への障害要因）５．１日本実務の影響２．日本の作用的記載５．２技術のソフト化はじめに作用的記載に関する日本のルールを説明す５．３審査官の恣意的な運用る。作用的記載とは，作用，機能，性質又は特性など６．対策６．１基本ルールの認識により発明を特定する記載をいう。実務においても，６．２構造的風記載発明を適切に表現するために作用

5、的記載が用いられる６．３方法としての記載場合がある。７．まとめ８．おわりに※Muncy,Geissler,Olds&Lowe,PLLC，会員，米国パテントエージェント※※はづき国際特許事務所，会員Vol.66No.13−9−パテント2013日米審査の相違からみる作用的記載クレームに関する提言２．１審査の変遷２．４小括平成6年の特許法一部改正以前，例えば物の発明に以上のように作用的記載を用いる場合には留意すべおいて，特許請求の範囲（クレーム）には物の結合やき点がいくつかあるものの，現行の特許法及び審

6、査基物の構造で発明を特定することが必要とされていた。準によって作用的記載を許容する旨は明定されていしかしながら，かかる規定では発明を十分に表現できる。したがって，作用的記載によって先行技術との差ない場合が生じたため，平成6年の特許法一部改正に異を明確にすることは可能であり，物理的な構造や具より，技術の多様性に柔軟に対応したクレームの記載体的手段を記載するよりも，作用，機能，性質又は特を可能とし，作用的記載が許容されるに至った。性などにより発明を特定する方が適切に発明を表現できる場合には，作用的記載

7、は有用と考えられている。２．２現行の審査基準現行の審査基準においても，「例えば，『物の発明』３．米国の作用的記載の場合に，発明を特定するための事項として物の結合米国で作用的記載はどのように取り扱われるのであや物の構造の表現形式を用いることができる他，作ろうか。用・機能・性質・特性・方法・用途・その他の様々な表現方式を用いることができる。」（審査基準第Ⅰ部第３．１米国の審査基準1章2.2.2.2(1)参照）と記載され，クレームにおける作原則として，クレーム中に作用的記載を用いること(4)用的記載が認

8、められている。よって，作用的記載は日は認められている。ただし，作用的記載の解釈に関本の審査基準では構成要件として認められる。さらにしては二つの例外的なルールが存在する。一つは，機作用的記載に特徴があれば，先行技術との差異が認め能的表現（FunctionalLanguage）であり，もう一つはられる。用途限定（IntendedUse）である。この二つは言葉はなお，審査基準によれば，「請求項中に機能・特性等違っても，構造的ではない記載についての解釈ルールを用いて物を特定しようとする記載