以法律思维探索《专利法》第三十三条合理适用(上)

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1、以法律思维探索《专利法》第三十三条合理适用(上)　　一、引言我国专利审查实践以及司法审判中，近年来成为争议热点的一个问题是有关专利申请文件的修改的，2011年最高人民法院作出的墨盒案、江苏先声案、曾关生案等均对《专利法》第三十三条的理解和适用造成一定冲击，争议甚至直逼专利法第三十三条的判断标准。尽管该问题的产生主要源于部分审查员在依据《专利法》第三十三条的规定对申请人的修改进行审查时，以较为机械的方式执行标准，使个案的审查体现出一定的不合理性，但这种争议不仅波及申请人或其代理人与审查员之间，也常出现在不同的审查部门和不同的审查员之间，甚至不同的法院和不

2、同的法官之间。该条款在个案执行中曾被诟病缺乏合理性和灵活性，进而影响对发明创造的保护。为此，笔者试图透过专利复审委员（以下简称复审委）会作出的第8808号无效宣告请求审查决定和第12303号复审请求审查决定，立足《专利法》第三十三条的立法本意，对比其他国家的审查方式、品评司法判决观点，深入探究《专利法》第三十三条审查标准在专利复审和无效宣告案件中的适用及其适用过程可能带来的利弊得失，以探讨对该标准的合理把握。14二、我国《专利法》第三十三条的审查模式简介我国《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文

3、件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”我国《专利审查指南》中起到关键作用的规定如下：“作为一个原则，凡是对说明书（及其附图）和权利要求书作出不符合《专利法》第三十三条规定的修改，均是不允许的。具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。这里所说的申请内容，是指原说明书（及其附图）和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件

4、的内容。”14依照上述规则，我国专利局在专利审批程序中，针对权利要求书的修改和说明书的修改的审查并未采取区别尺度，要求修改后的内容必须在申请日提交的专利申请文件中有记载或者由其直接地、毫无疑义地确定。结果之一就是，由于申请人与审查部门之间的分歧，每年均有相当数量的专利申请因不符合《专利法》第三十三条而被驳回。此外，以《专利法》第三十三条为由的无效宣告请求同样经常出现，情形大致分为两种，其一是以权利要求的修改问题请求宣告相关权利要求无效，其二是以说明书的修改问题请求宣告权利要求无效。下文将通过两个典型案例诠释我国现行审查标准带来的影响以及复审委合议组在审

5、查实践中为解决相关问题所作的探索。三、典型案例一（无效宣告请求案例）（一）案件情况介绍1、案例索引与当事人专利号：88108904.4无效请求人：江苏省激素研究所有限公司专利权人：组合化学工业株式会社；庵原化学工业株式会社2、案件背景和相关事实“双草醚”是由日本组合化学工业株式会社和庵原化学工业株式会社共同开发的嘧啶水杨酸类除草剂，化学名称为2，6-双（4，6-二甲氧嘧啶-2-氧基）苯甲酸钠，国际通用名称为bispyribac-sodium。针对该发明创造，日本的组合化学工业株式会社和庵原化学工业株式会社先后向我国提出了第88108904.4号和第92

6、112424.4号发明专利申请（以下分别简称88专利和92专利）。其中88专利涉及的是除草剂“双草醚”的制备14以《专利法》第三十三条为由的无效宣告请求同样经常出现，情形大致分为两种，其一是以权利要求的修改问题请求宣告相关权利要求无效，其二是以说明书的修改问题请求宣告权利要求无效。工艺，而92专利涉及的是以“双草醚”为有效成分的农药制剂。针对江苏省激素研究所有限公司提出的无效宣告请求，专利复审委员会作出第8808号无效宣告请求审查决定维持了88专利的有效性，作出第8823号无效宣告请求审查决定维持了92专利的有效性。日本组合化学工业株式会社和庵原化学工

7、业株式会社以江苏省激素所有限公司侵犯上述两专利权为由向南京市中级人民院提起专利侵权民事诉讼。经两审审理，江苏省高级人民法院于2005年6月8日依据举证责任倒置原则认定江苏省激素所有限公司侵犯了涉及双草醚制备专利的88专利，且认定其生产双草醚原药的行为构成对92专利的间接侵权，该案判决在农药界引起很强的反响。本文所介绍的就是复审委针对上述88专利所保护的制备“双草醚”方法提起的无效宣告请求所作的决定。该决定后被一、二审法院判决维持。（二）案件审理1、当事人诉辩及相关事实说明无效宣告请求人认为本案修改超范围的理由为：（1）14原说明书式I化合物的制造方法是

8、分子式II和III和IV一起反应，修改后成为要依次序反应，即式II是先与式III反应之后再与式