浅谈禁止重复授权原则法律实务处理

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1、浅谈禁止重复授权原则法律实务处理　　《专利法》第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。从立法本意上讲，禁止重复授权是对专利独占性的保护，也是鼓励发明创造、保护公共利益的重要方式。从专利权人的角度来说，在授予专利权后，专利权人可以凭借在一定期限内通过实施许可来获得一定的经济收益，如果出现重复授权，专利权人的利益就缺乏有效保障。从公众角度来看，专利重复授权意味着不合理地提高了实施该发明创造的成本。因此，不得重复授予专利权是有专利制度国家的一项基本原则。4我国禁止专利重复授权原则是一个由多项子原则形成的“集合”，其中，“同样的发明创造只能被授予

2、一项专利权”是核心原则，也是最后一道防线。首先，对于申请人先后就同样的发明创造提出了两份或两份以上专利申请的情形，可由“先申请原则”来防止专利重复授权。也就是说，对于涉及同样发明创造的两件或两件以上的专利申请，如果在先申请是抵触申请（指在申请日以前，任何单位或个人就同样的技术已向专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中，那么这一申请就为被审查之申请的抵触申请）或已经构成在后申请的现有技术，应当根据“新颖性原则”或“抵触申请原则”进行《专利法》第二十二条第二款的审查。在审查实践中，《专利法》第九条只作为一种补充措施，用于解决专利

3、法第二十二条第二款不能适用的情形，来避免对同样的发明创造重复授权。1.审查实践中的通常处理方法表1列出了审查实践中对于同样的发明创造的通常处理方法。需要强调的是，表1中的“申请人相同”不包括申请人部分相同的情况。且在审查实践中，如果有证据表明申请人与专利权人的不同是因变更所致，且二者申请日相同，则对该申请应当使用《专利法》第九条第一款发出审查意见通知书，要求该申请人与专利权人进行协商，协商不成，驳回该申请。2.涉及发明与实用新型“转换保护”机制思考《专利法》第九条中规定了实用新型和发明的转换保护方法：对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既

4、申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。目前，对于上述规定中有无必要增加“在先获得的实用新型专利权已经终止”这一限制条件说法不一。按现行审查指南规定，如果先获得4的实用新型专利权已经终止或者放弃，则不能通过放弃实用新型专利权来授予发明专利权。有学者认为增加这一限制条件是为了避免已终止的专利权被再次授予专利权，因为专利权终止意味着该专利技术进入公有领域，任何人都能无偿使用。而将已进入公有领域的技术再授予专利权，这对公众来说有失公

5、平。针对上述观点，笔者认为专利制度的设立是为了在专利权人与社会公众之间寻找利益平衡点，因此，假如删除这一限制条件也不会对公众造成影响，那么增加该条件就是不合理的。事实上，即使在发明专利授权以前实用新型专利权终止，也不意味着所保护的技术方案已经进入公有领域。第一，按《专利法》第九条规定，同日就同样的发明创造提出发明和实用新型专利权申请的，从申请日起到授权前都处于“临时保护期”，无论实用新型处于什么状态。并且，申请人在提出发明专利和实用新型申请时还分别作出了说明，国务院专利行政部门依据《专利法实施细则》第四十一条在公告授予实用新型专利权时，同时也公告了申

6、请人同时申请了发明专利的说明。因此，公众即使看到实用新型专利权已经终止，也应了解并不意味着该项技术已经进入公有领域可以自由无偿使用。第二，有案例表明进入公有领域的专利权并不一定能够被他人自由使用，理由是该项技术可能仍然属于其他专利权的保护范围。4综上所述，笔者认为在实际审查工作中，对于上述特殊情况可以做如下处理：如果在先获得的实用新型专利权已终止，则该申请可获得专利权，如果在先获得的实用新型专利权尚未终止，还可以通过放弃实用新型专利权来避免重复授权。禁止重复授权是专利制度的基本原则，本文以《专利法》、《专利法实施细则》为基础，依据《审查指南》的相关规

7、定，对禁止重复授权问题的各种情况给出了审查中的实务处理并做了总结，可以为代理人以及申请人在申请过程中提供参考。（注：刘爱军等同于第一作者。本文为国家自然科学基金资助项目，编号为国家自然科学基金（41004004））。※4