浅谈pct申请中对修改超范围的认定问题

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1、浅谈PCT申请中对修改超范围的认定问题DiscussionontheidentificationofamendmentinPCTapplication孙兴春作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心摘要本文以一个PCT申请，申请号为200780037736.4的实际案例为例，针对代理人对申请文件的修改是否符合专利法第三十三条的规定问题展开论述，初步探讨了关于PCT申请修改是否超范I韦I的认定问题。关键词PCT申请修改超范围审查基准专利代理一、引言根据专利法第三十三条的规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明

2、书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范I韦I。”，但是在实际审查工作屮，由于PCT申请的特殊性，往往由于其公开语言的不同，在进入中国国家阶段的中文译文中通常很难做到与原文保持一致，即从表达形式到实际含义的完全一致，因此，在实际审查工作中,代理人通常会协助申请人，根据国际公开文本的内容对申请文件进行进一步修改，而由于审查员自身也不大可能对各国语言都有较深入的了解，对于申请人陈述的修改理由往往难以做出准确的判断，这就给审查员认定相关修改是否符合专利法第三十三条的规定带来一定困难。目前比较通行的做法是根据实际案情，具体情况具体分析，

3、通过修改后的申请文件与进入中国国家阶段的中文译文以及国际公开文本相互比对，并通过与熟悉相关领域并具备相应语言知识的专家进行讨论，以确定相关修改是否符合专利法第三十三条的规定。下面就通过一个实际案例来进行讨论。二、案例简介本文采用的实际案例是申请人“科莱恩金融(BVI)有限公司”的申请号为“200780037736.4”，发明名称为“用于制备稳定化的耐光塑料的基于茂金属聚烯炷蜡的活性物质组合物”的PCT发明屮请，审查员在第一次审查意见通知书屮评述了全部权利要求的新颖性和创造性，在答复第一次审查意见通知书的过程中，代理人协助巾请人对权利要求1进行了修改，将原始权利要求1中的表

4、述“任选一种”修改为“任选地，一种...”，修改依据为本申请对应的PCT国际公开文本中的德语措辞“optional”，在此翻译为“任选地”更准确和清楚。并认为由以上陈述可以看出，上述修改没有超出原始说明书和权利要求书中记载内容的范围，符合专利法第三十三条的规定。针对上述修改，审查员在第二次审查意见通知书中指出：“屮请人将权利要求1屮记载的“谕任选一种或多种选自极性和非极性非茂金属聚烯桂蜡的蜡”，修改为“任选地,一种或多种选自极性和非极性非茂金属聚烯炷蜡的蜡”。修改前的含义为：任意选择一种或多种选自极性和非极性非茂金属聚烯烧蜡的蜡，也就是说，至少要选择一种后面的组分，而修改

5、后的含义为：一种或多种选自极性和非极性非茂金属聚烯坯蜡的蜡属于非必需的组分，可以有，也可以没有。显然，修改前后的含义并不相同。同时，在本申请对应的PCT国际公开文本中的权利要求1中出现的德语措辞“optional",只表示“任选”，其并没有明确记载“任选地,一-种或多种选自极性和非极性年茂金属聚烯绘蜡的蜡”，即并没有记载一种或多种选自极性和非极性非茂金属聚烯炷蜡的蜡属于非必需的组分，可以有，也可以没有这层含义。因此，修改后的权利要求1在原屮请文件中没有记载，也无法根据原说明书和权利要求书文字记载的内容直接地、毫无疑义地确定，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，

6、不符合专利法第三十三条的规定。”针对第二次审查意见通知书，代理人协助申请人在意见陈述书中对所述修改进行了进一步说明：“首先，根据审查指南第三部分第二章第3.3节的规定，对于以外文公布的国际申请，原始提交的国际申请文件具有法律效力，作为申请文件修改的法律依据，如申请人在答复第一次审查意见通知书时所述，所述修改的依据为本申请对应的PCT国际公开文本中的德语措辞“optional”，修改后的表述将其原始中译文“任选”修改为“任选地”，更准确和清楚地反映了该徳语单词的含义，具体地说，从PCT国际公开文本的权利要求1可以看出，其中德语单词“optional”为原形，没有根据其后面修

7、饰的名词的性、数、格进行词尾变化,并且该单词位于修饰所述名词的冠词的前面,因此该德语单词在此不是作定语的形容词，而是作状语的副词,因此在其中译文中添加作状语的副词常用的助词“地”是合理和显然的；另外，根据本申请原始说明书笫3页第8・9行，所述的本发明组合物中的蜡含有至少50重量％的聚丙烯-茂金属蜡，基于总蜡级分的重量计，由此可见聚丙烯-茂金属蜡的含量可以虽高为100重量％,这样所述组合物的蜡级分都是聚丙烯-茂金属蜡,从而在本发明组合物屮就不含有一种或多种选自极性和非极性非茂金属聚烯怪蜡的蜡，即这样的非茂金属蜡是任选的，不是必要