经授权的涉外定牌加工行为不侵权

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1、经授权的涉外定牌加工行为不侵权(人民法院报2012年3月1日)倪红霞郭杰【案情回放】2009年12月2日，韩国公司A4STYLECO,LTD（以下简称韩国艾弗公司）委托原告无锡艾弗国际贸易有限公司生产加工3500条鳄鱼牌女士牛仔裤，金额与数量允许5%增减。原告审查了以下内容：新加坡鳄鱼公司自1987年起在韩国注册核定使用商品为长裤的“Crocodile及图”、“CROCODILE”、“Crocodile”三个商标；新加坡鳄鱼公司许可韩国亨籍公司使用上述商标；韩国亨籍公司（买方）与韩国艾弗公司（卖方）就3500条女士牛仔裤签订

2、的合同书；韩国亨籍公司及新加坡鳄鱼公司分别出具确认书及授权书，确认原告有权加工涉案商品，但所制造的鳄鱼牌服装必须全部发回韩国，在中国境内不得进行销售。2010年1月29日，原告申报出口，报关单显示，运抵国为韩国，商品名称为棉制女裤，数量3484条。2010年2月10日，上海海关向原告发出《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知上述货物涉嫌侵犯被告在我国享有的“CROCODILE”注册商标专用权，海关已予以扣留。被扣留的女裤吊牌及腰背贴显示“CROCODILE7LADIES”，吊牌及水洗标上有“Crocodile及图”标识。吊牌上有销

3、售商韩国亨籍公司的信息以及韩国原料、中国加工等内容。原告请求法院判令：确认原告在服装上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标不侵犯被告享有的“CROCODILE”注册商标专用权。上海市浦东新区人民法院经审理认为，原告经合法授权的涉外定牌加工行为，并没有侵害被告享有的商标专用权，故判决确认原告不侵权。案件宣判后，被告不服提起上诉，二审维持原判，该案于2011年7月15日生效。【各方观点】涉外定牌加工是指境外委托方提供商标，委托我国境内加工方加工贴附商标的产品，产品全部返回境外销售，境内加工方获取加工费

4、的贸易方式。涉外定牌加工行为是否侵犯我国境内注册商标专用权，在理论界和司法实践中争议颇大。原告认为：在原告报关出口的女士牛仔裤上使用的商标系经境外商标权人合法授权，原告仅提供服装加工服务，产品全部出口到韩国销售。这种外有注册商标，全部销售在外，国内仅仅贴牌，并无任何销售的模式，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不应被认定为商标侵权。7被告认为：根据商标的地域性原则，原告在韩国获得的注册商标使用权并不能成为在中国使用的依据。我国对商标侵权的界定采纳“使用说”，在商品或服务上标注商标就是一种“使用”；保护商标权不仅帮助消费者防

5、范现在的误认，也要防范由于现在的错误影响而导致将来消费者上当受骗。因此即便原告的商品未销售，也构成了商标的使用和混淆，构成商标侵权。某律师认为：根据我国商标法实施条例第三条的规定，在商品上贴附商标，属于商标法规定的使用行为。根据我国商标法第五十二条第一款的规定，未经许可使用商标的行为构成侵权。涉外定牌加工的加工方与委托方应当是共同侵权，连带承担商标侵权责任。某学者认为：涉外定牌加工行为实为一种国际间的劳务输出，不构成商标法意义上的商标使用行为。就商标侵权的认定，不能机械地适用我国商标法第五十二条的规定，商标权保护的基本功能是

6、防止混淆，因此，是否造成混淆是商标侵权判定的必要条件。涉外定牌加工中，所有的商品全部出口国外，并不在国内销售，不会造成境内公众的混淆，自然也不会侵犯境内注册商标专用权。【法官回应】本案涉外定牌加工没有给被告带来混淆的损害后果OEM是“OriginalEquipmentManufacture”的缩写,直译为“原始设备制造”,在我国被称为“贴牌加工”、“贴牌生产”、“定牌加工”、7“定牌生产”等。涉外定牌加工是OEM的一种，是指境外委托方提供商标，委托我国境内加工方加工产品并将商标印制在加工产品上，并将产品全部返回境外委托方销售

7、，境外委托方向境内加工方支付加工费的贸易方式。中国目前已经成为最大的OEM基地，外贸出口很大程度都是定牌加工所支撑。笔者认为，有合法授权的涉外定牌加工行为不侵犯我国境内商标权。1．涉嫌商标侵权中涉外定牌加工方与委托方行为的区分涉外定牌加工行为涉嫌侵犯国内商标权的问题实为合同侵犯第三人权益的问题。行为决定责任的承担，要认定该合同项下的行为是否侵犯商标权，就必须对合同双方的行为进行具体分析。在涉外定牌加工合同中，委托方从事如下行为：提供商标或商标和原材料，指示加工方将商标按照其要求贴在指定数量的加工产品上，在境外销售该贴附商标的

8、产品，赚取商标带来的利益；而加工方的行为相应如下：提供劳务或者劳务和原材料，按照指示加工并在产品上贴附商标，将贴好商标的产品全部出口境外委托方，赚取境外委托方的加工费，其获取的是劳务或劳务和原材料的费用。就商品上使用商标涉嫌侵犯国内注册商标权人的最终结果而言，虽然是委托方与加工方的共同行为