涉外定牌加工的商标侵权认定

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1、涉外定牌加工的商标侵权认定                     以上海高院“Jolida”商标侵权判决[i]为例  作者：上海大邦律师事务所 吴鹏彬律师 上诉人（一审原告）：上海申达音响电子有限公司被上诉人（一审被告）：玖丽得电子（上海）有限公司一审法院：上海市第一中级人民法院   二审法院：上海市高级人民法院 一：案例简介原告上海申达音响电子有限公司（简称：申达音响）起诉称：原告于1998年3月28日获得“Jolida”图文商标注册，核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”。原告以该商标向上海海关进行

2、了备案。2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标注“Jolida”图文组合商标。原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“Jolida”图文组合商标，构成商标侵权。被告辩称：原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标，原告持有“Jolida”图文组合商标系恶意在中国抢注。被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。一审法院判决认定：被告生产加工并出口有关产品并被海关查扣，双方商

3、标标识及产品类别本身相同，各方均无异议。原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，但原告股东后变更为其他主体，在原告设立及在中国注册商标前，美国母公司即已在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。依据被告的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公

4、司。由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。原告不服一审判决，向上海市高级人民法院提出上诉。二审法院围绕是否定牌加工以及是否构成商标侵权两个问题作出了判决。其判决认为：   （1）确定是否是定牌加工，应从两个方面考虑，一是加工方系自主生产，还是按委托方的要求进行生产。二是加工方生产好产品后是全部交与委托方，还是自行予以销售。同时，加工方还需尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务。在本案中，虽然双方当事人因出口通关的需要，签订的

5、是买卖合同，但是在该合同第8条写明：在收到预付款后卖方安排生产买方定单。涉案产品包装上的落款人是美国朱利达公司，也可印证，被上诉人玖丽得公司是接受案外人美国朱利达公司的委托并按其要求进行生产的。另外，该产品在出口时被海关扣押，且无证据显示涉案产品在中国境内市场被销售。因此，被上诉人玖丽得公司与案外人美国朱利达公司存在事实上的定牌加工关系。   （2）被上诉人玖丽得公司系美国朱利达公司在中国的全资子公司，玖丽得公司的法定代表人即美国朱利达公司的负责人，因此对于涉案商标在美国享有合法有效的商标权，被上诉人玖丽得公司应当是明

6、知的，应认定其对商标权利已尽了必要的审查注意义务。……商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国

7、境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行为不构成商标侵权并无不当。   综上，二审判决：驳回上诉，维持原判。二，法规链接《商标法》第五十二条　有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：　　（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；　　（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；　　（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；　　（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更

8、换商标的商品又投入市场的；　　（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(已于2006年废止)第13条．问：受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权?答：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提