实用新型「公开不充分」的答复思路

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1、实用新型「公开不充分」的答复思路专利制度的核心思想是“以公开换取独占”，然而这“公开”的程度在专利代理实务中并没有统一的标准。在本文中，发思特结合H常专利代理工作的一些经验心得，提出了“公开不充分”的三个判断基本点，以抛砖引玉、为同行及申请人对“公开不充分”这一类审查意见提供答复参考思路，同时，通过这三个判断基本点也可以反推自检所撰写的说明书是否达到“公开充分”的要求，以提高专利申请文本的撰写质量。一、引言自国家知识产权局制定并实施《专利质量提升工程实施方案》以来，国家知识知识产权局实用新型审查部对于实用新型的审查越来越来严格，业内流传的实用新型

2、100%授权己成为过去。由于我国针对实用新型仅仅是进行初步审查，不进行实质性审查，因此，针对实用新型，审查员大多会以专利法第二十二条第二款（新颖性）或者是第二十六条第三款（公开不充分）为由下发审查意见，由于新颖性的评判标准相对来说比较客观，一般来说不会存在太大的争议。但是，发思特从日常的专利代理工作中发现，实用新型以“公开不充分”作为驳回理由的审查意见下发个数日益增多，“公开不充分”儿乎已成为实用新型驳回理由的“杀手铜”。的确，在实际的专利代理工作中，对于“公开不充分”的审查意见，答复往往相对比较困难，对于审查员在审查意见中所指出“公开不充分”的

3、问题，代理人或申请人也往往会有种“莫名其妙、有理说不清”的感觉，从而导致不知如何有理有据地对“公开不充分”进行答复。发思特认为，在进行“公开不充分”答复思路进行讨论之前，有必要对“公开不充分”条款的适用条件进行探讨。二、关于专利法第二十六条第三款的适用条件根据专利法第二十六条第三款的规定，说明书对发明或实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域技术人员能够实现的程度。按照对第二十六条第三款文义上的理解，评判说明书是否符合专利法第二十六条第三款的规定的，其评判所适用的基木主体应当是“所属技术领域技术人员”,其评判所适用基木的标准则应当是“

4、能够实现”。根据《专利审查指南》第二部分第二章第2.1节“说明书应当满足的耍求”中所指出的“所属技术领域的技术人员”的含义，适用木部分第四章第2.4节的规定（创造性）。也就是说，公开不充分所适用的基木主体和创造性所适用的基本主体都是同一“人”，都是“所属技术领域技术人员”。具体地，根据《专利审查指南》）第二部分第四章第2.4节的规定“所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请口或优先权口Z前发明所属技术领域所有的普通技术知识……如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他

5、也应该具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段能力。”换言之，评判说明书是否符合专利法第二十六条第三款所适用的基本主体是一个知识水平很高的人，并非是一个初生婴儿。而根据《专利审查指南》第二部分第二章第2.1.3节关于“能够实现”的规定“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产牛预期的技术效果。”也就是说，评判“能够实现”的基本标准是“解决技术问题，产生预期技术效果”，一些并非是发明或实用新型所要解

6、决的技术问题，并不能成为判断是否“公开充分”的理由。在专利侵权判定屮，专利权的保护范围主要以权利要求书所记载的内容为主,对于社会公众来说，在专利权的有效期内，未经专利权人许可，其不能实施权利要求书中记载的技术方案，因此，对于专利权人来说，其权利要求书中记载的内容对社会公众来说是具有高度的排他性，为了平衡社会公众和专利权人两者之间利益的平衡，促进技术的进步与发展，专利法明确规定，专利权的获得是以向社会公开其技术方案为条件，但止如上述所分析，专利权的保护范围主要以权利要求书记载的内容为主，对于一些记载于说明书中、与权利耍求所记载的技术方案无关的内容，

7、由于该内容并没有获得对社会公众的排他性，专利权人并没有获得不正当的利益，因此，即便该内容没有充分地公开，在行政授权阶段，也不应以“公开不充分”为由将其驳冋，否则的话，将会人人地打击公众申请专利的积极性，也违背了专利法第一条“鼓励发明创造”的立法宗旨。此外，国家知识产权局于2017年4月26日公布的2016年度专利复审无效十大案例之一的“载体装置”的决定要旨中也指出“专利文件只要记载了相关技术方案，解决了技术问题并获得了预期的技术效果，则满足了能够实现的要求，对于其是否存在或可能存在其他脱离专利说明书所述内容的技术问题，通常不能作为判断涉案专利能否

8、实现的理由”。同时，最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（公开征求意见稿）的第七条也明确指出“说明书、附图未充分