pct国家阶段相关补正案例的分析与思考

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1、PCT国家阶段相关补正案例的分析与思考CaseReview:CorrectioninNationalPhaseofaPCTApplication胡颖作者单位：上海专利商标事务所有限公司摘要：新修改的2010版《审查指南》対PCT案进入中国阶段的申请的形式审查提岀了更为详尽、全面的要求。自此，形式补正工作也相应延伸和扩展，需要更复杂、更深入和更缜密的思考和操作。关键词：PCT,国家阶段，形式补正一.案例介绍PCT申请进入国家阶段在其初审阶段经常会收到审查员发出的“先中请文件的中请人和本专利中请的中请人不一致，未提交优先权转让证明”通知书。通常情况下，客户都会提供

2、符合要求的优先权转让证书答复补正。但近期我们办理了比较特殊的案例：此案为PCT的国家阶段申请,要求基于2008.04.24提交的USSN.61/047,598的优先权，此在先申请为美国的临时申请。初审阶段，审查员发出“补正通知书”提及：在先中请的中请人和本中请的中请人不一致，未提交优先权转让证明。客户在收到我方的转达补止通知书后，来函告知：其作为优先权基础临时申请是二年多以前提交的，当时所有的发明人未曾签署转让协议，现在相关人员因离职等原因无法联系上，故无法提供由全体在先权利人签署的优先权转让证明。同时，客户又在信中提到：他们仅能提供基于原临时申请的正式申请的

3、转让证书。根据客户提供的文件，在美国专利局网上搜索得到的后续正式中请USSN.12/429,120的受理通知书，其中明确记载了:其为基于先临时申请USSN.61/047,598的正式申请，其同时享有此临时申请所具有的全部权益。（TheassignmentpreviouslysenttoyouincludedtherighttoclaimprioritytoProvisionalApplicationsUSSN.61/047,598eveniftheserialnumbersforthoseProvisionalApplicationswerenotexpres

4、slylisted.Theassignmentconveyed"theentireright,titleandinterestinandtosaidinvention…includingmyrightsundertheInternationalConventionfortheProtectionofIndustrialProperty.TheconveyedInternationalConventionrightsthusincludedarighttoclaimprioritytotheapplicablepriorityapplications(seeAr

5、ticle4oftheInternationalConvention),whichinthepresentapplicationwou1dbeUSSN・61/047,598asidentifiedinthePCTRequest.)我们在答复补正的吋候提交了全体发明人即在先申请权利人签署的转让后续申请USSN.12/429,120的优先权转让证书，在美国专利局网上下载的后续中请的受理通知书,同时结合中国专利法和实施细则的有关本国优先权的规定和美国关于临时申请实践的规定提出：“本申请所要求的在先申请是美国申请后续申请的临时申请，此后续申请的受理通知书中记载了：US

6、SN.61/047,598为其临时申请，其同时享有此临时申请所具有的全部权益。因此所述临时申请至后续申请提交之日起自动失效。临时申请的所有权益都已转移至后续中请。基于所述信息和提供的文件，全体发明人签署的针对后续中请转让证书也可视为对临时申请的转让证书”。此后，不足半月即收到了“初审合格通知书”。至此，该案得以顺利通过初审程序。二.分析与思考1.美国临时申请制度与我国国内优先权制度的比较美国临时中请：临时专利中请(provisionalpatentapplication,PPA)规定是美国专利商标局于1995年6月9日在美国国内率先提出实施的，是美国在乌拉圭回

7、合谈判之后，根据谈判协议修改其专利法的产物。临时专利申请规定主要涉及美国专利法的两个条款，即第111条(b)款和第119条(e)款。美国专利法第111条(b)款指岀了与临时专利中请相关的一些条件，即建立申请日需要提供说明书和附图；维持中请日需要在规定的时间期限内提交中请费和发明人姓名。第119条(e)款指出临时专利申请(下文简称“临时专利”)为申请人确立了一个优先权，其保护期限是1年，在此期限和保护范围内，只有该〃临时专利〃的持有人可以提出有关专利申请。但是，专利申请案以临时申请的方式提出后，必须在1年内正式向美国专利商标局提交转换请求书，将〃临时专利〃转为正

8、规申请，否则此“临时专利”在1年后自动