从斯伯顿公司诉美国海军一案看美国专利法中的“禁止销售原则”

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1、从斯伯顿公司诉美国海军一案看美国专利法中的“禁止销售原则”2005年2月28日，美国联邦上诉法院就加拿大斯伯顿(Sparton)公司的上诉作出判决，认为上诉人的US3,921,120和US4,029,233号专利(以下简称120专利和233专利)并没有在关键日(criticaldate)之前一年内进行商业销售。根据美国专利法，上诉法院驳回了联邦索赔法院(ClaimsCourt)的判决，发回重审。这件历时十余年的案件终于获得解决，并将在“禁止销售原则”[注1]方面成为先例。本案上诉人即原审原告加拿大斯伯顿公司，被上诉人美国政府即是原审的被告。案情简介　　1969年，美国海军与斯伯顿公司签订了一

2、项合同，采购AN/SSQ-53定向频率分析记录(DIFAR)声纳浮标。该声纳浮标是一种侦查、定位、分析水下声音类别(例如由何种潜水艇发出的声音)的电声装置。在120专利原申请文件第一栏第11－13行中写明，SSQ-53声纳浮标能置于水下90英尺处，探测到其下大约1000英尺处的潜水艇(这归因于1000英尺以下的潜水艇低于海洋等温层，而该层阻止或者削弱了潜水艇的音响信号)。发生在冷战时期的这项采购合同，是为了应对苏联拥有的能够使其潜水艇深至海洋等温线以下行使从而避开SSQ-53声纳浮标探测的技术，美国海军希望获得一种既能够探测浅层水面又能够深入到500乃至1000英尺以下的声纳浮标。　　197

3、1年3月17日，斯伯顿公司向美国海军提出了在原合同基础上修改设计方案的建议(以下简称ECP)0465-2，即建议修改设计方案，从而令声纳浮标具备更深的探测能力。建议中描述的声纳浮标装置含有多片放射盘。然而，在ECP发布之后不久，斯伯顿公司开发并测试了一种含有单片放射盘的声纳浮标。这种单片放射盘声纳浮标性能更好，斯伯顿公司最终将其用于改良后的SSQ-53声纳浮标，并交货履行合同。　　1973年3月29日，斯伯顿公司向美国专利商标局(USPTO)提交了一份“两倍深度探测性能声纳浮标”的设计专利申请，即“120”专利。斯伯顿公司接着又在此基础上提交了一份分案申请(“233”专利)，内容是声纳浮标的

4、放射盘。两项专利的权利要求都包含了声纳浮标中使用的单片放射盘。　　1992年，斯伯顿公司向联邦索赔法院提起诉讼，请求被告根据美国法典第28编第1498条(a)款(该条款内容为“与政府有关的专利和版权案件”)赔偿政府未经许可使用120和233专利所带来的损失。政府则根据美国法典第35编(专利法)第102条(b)款的“禁止销售原则”，请求法院认定这两件专利无效。索赔法院认为120和233专利所涉及的产品已在关键日之前进行了销售，试验使用例外(experimentaluseexception)不适用于本案，因为斯伯顿公司销售该设备从根本上说是商业性质而非试验性质。据此，该法院准许了政府的要求，认为

5、根据“禁止销售原则”，该专利权无效。　　斯伯顿公司向联邦巡回上诉法院提起上诉，该法院根据美国法典第28编第1295条(a)(3)款作出了驳回原判发回重审的判决。分析　　禁止销售原则　　尽管在审理期间，联邦巡回上诉法院再次调阅了2001年巡回法院就MononCorpv.StoughtonTrailers,Inc.【239F.3d1253,1257(Fed.Cir.2001)】一案作出的判决，认为专利是否根据美国法典第35编第102条的“禁止销售原则”而被认定无效是一个法律问题[注2]，但是法院认为作出该判断还必须依据相应的事实认定。　　根据美国专利法，如果要根据“禁止销售原则”认定专利无效，必

6、须在关键日之前满足：第一，该产品是为商业销售或者明知是为销售目的而提供的；第二，对该发明必须有申请专利的打算。这个条件的实现至少有两种途径：a)证明在关键日之前已付诸了实施和b)证明在关键日之前发明人已经准备了图纸或其它对该发明的描述，并足以使本领域技术人员进行实施。　　在1998年的Pfaffv.WellsElec.,Inc.【525U.S.55,67-68(1998)】案中，最高法院没有解释“为商业目的而提供”的必要条件。联邦巡回上诉法院认为有两个条件是必备的，即法庭必须能够认定(1)有商业性提供，和(2)所提供内容是已经获得授权的发明专利。联邦索赔法院发现，在美国联邦巡回法院2001年

7、就Scaltech,Inc.v.Retec/Tetra,L.L.C.【269F.3d1321,1328(Fed.Cir.2001)】一案作出的判决中，所有的“禁止销售原则”条件都已满足，对此联邦巡回上诉法院有不同看法。联邦巡回上诉法院认为，无论是120专利还是233专利在关键日之前都没有进行商业销售。　　本案中，被指控的“为销售目的而提供”，是指1971年3月17日斯伯顿公司曾提出的一份ECP修改建议，即将“