关于通用名称认定的商标侵权纠纷案

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关于通用名称认定的商标侵权纠纷案　　深圳市甲保健用品有限公司诉乙床上用品厂有限公司商标侵权纠纷上诉案　　[案情]　　上诉人（原审被告）：深圳市甲保健用品有限公司法定代表人：林某，总经理。　　委托代理人：陈某，该司副总经理。　　被上诉人（原审原告）：乙床上用品厂有限公司。　　法定代表人：肖某，董事长。　　委托代理人：谢诚，西安市北方律师事务所律师。　　1994年1月5日，被上诉人乙床上用品厂有限公司向国家商标局申请注册“水鸟”商标。1995年9月21日，国家商标局发给原告商标注册证，注册证号为第767810号，核定注册商标为“水鸟”文字商标，核定使用商品为第24类中的床罩及台罩、纺织品台布、枕套、垫子套、窗帘；被套、被子、座套、毛毯、床单、亚麻、围布（床、窗、门），注册有效期限为1995年9月21日至2005年9月20日止。　　1997年4月15日，国家工商行政管理局商标评审委会下发（1997）商评字第237号“水鸟”商标注册不当终局裁定书，对北京三幸商标专利事务所代理荣利床上用品限公司对被上诉人注册的第767810号“水鸟”商标所提注册不当一案作出终局裁定。结论为：“水鸟”是对在水面或水边栖息以及从水中捕取食物的鸟类的统称。以此作商标，在“被子”等商品上，没有直接表示该商品的主要原料等特点。目前，尚无证据证明“水鸟”一词已成为“被子”等商品的通用名称，故第767810“水鸟”商标应予以维持注册。　　上诉人深圳市甲保健用品有限公司成立于1994年8月11日，经营范围为：生产经营5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve 床上用品、装饰布和衍缝制品（不含出口配额许可证管理产品）。1996年7月14日，上诉人取得第855400号商标注册证，注册商标为椭圆形花纹图案和文字组合，核定使用商品为第24类即床单、床罩、被子、枕套、鸭绒被、帐帘、褥子。上诉人在其生产和销售的被子、被套及其外包装上标明了其注册商标。同时，上诉人还在其中部分被子、被芯的外包装袋上印上“水鸟被”字样，在招贴画上亦印有“水鸟被”字样，在产品的购物发票上标明“水鸟被”，在其产品的广告资料中亦使用了“水鸟被”字样。　　原审法院委托深圳北成会计师事务所对上诉人1995年9月21日以后生产、销售水鸟被的数量及利润情况进行了审计，结论为：上诉人自1995年9月21日至1998年9月30日止生产A1160、A1170、A1180水鸟被被子、被套共32326床，已销售31209床，帐面库存514床（A1160223床、A117077床、A1180214床），利润总额171759．01元。　　另查：被上诉人为追究上诉人的商标侵权行为支出调查费人民币20792元，律师费人民币30000元。　　以上事实的认定，有商标注册证、水鸟被、购物发票、国家工商银行行政管理局商标评定委员会终局裁定书、审计报告、庭审笔录等证。　　[一审审判结果]　　深圳市中级法院认为：“水鸟”商标为原告的注册商标，其使用商品为第24类即订罩及台罩、纺织品台布、枕套、垫子套、窗帘、被套、被子、座套、毛毯、床单、亚麻布、围布（床、窗、门），该商标从核准注册之日起依法保护。其保护的范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限。被告生产、销售的被子、被套与原告“水鸟”商标核定使用的商品属同一类商品。被告在其生产、销售的部分产品上虽然使用了自己的注册商标，但却又在产品的唛头及外包装上使用了原告注册的“水鸟”商标字样，将其作为商品的名称使用，该行为未经原告许可，且足以造成消费者误认，已构成对原告水鸟商标权的侵犯。鉴于被告自1995年9月21日起生产、销售水鸟被的利润经审计为171759．01元，考虑被告侵权持续时间、权利人因侵权所受到的商誉损害等因素，被告应以此获利向原告作出赔偿，并由被告赔偿原告因追究商标侵权而支出的合理的律师费、调查费损失，原审法院于1998年12月10日作出一审判决：（一）被告立即停止生产、销售带有“水鸟”5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve 字样的被子（被套、被芯），停止使用水鸟被的包装宣传制品及产品说明书。（二）被告应于本判决书生效后10日内销毁库存的水鸟被中印有“水鸟”字样的标识、水鸟被的包装宣传制品及产品说明书。（三）被告应于本判决生效后30日内在《深圳法制报》上公开向原告赔礼道歉。（四）被告应于本判决生效后10日内赔偿原告经济损失人民币171759．01元、赔偿原告因追究商标侵权而支出的律师费、调查费损失人民币50792元，共计人民币222551，01元。（五）驳回原告的其他诉讼请求。一审案件受理费人民币17510元，审计费人民币30000元，共计人民币47510元由被告负担。　　[二审审判结果]　　广东省高级法院认为：“水鸟”商标为被上诉人的注册商标，该商标从核准注册之日起依法应受法律保护。其保护的范围以核准注册商标和核定使用的商品为限。上诉人生产、销售的被子、被套与被上诉人“水鸟”商标核定使用的商品中的被子和被套属同一种商品。上诉人在其生产、销售的部分产品上虽然使用了自己的注册商标，但却又在产品的唛头及外包装上使用了被上诉人注册的“水鸟”商标字样、将其作为商品的名称使用，该行为未经被上诉人许可，且足以造成消费者误认，已构成对被上诉人“水鸟”商标权的侵犯。上诉人称其使用“水鸟被”名称在先，因而应允许其继续使用一节，由于我国实行商标注册原则，在被上诉人已合法取有“水鸟”商标专用权的情况下，依照我国商标法第38条和商标法实施细则第41条的规定，上诉人不得再将注册文字作为商品名称使用。否则即构成商标侵权。在审判实践中，虽有主张对在先使用人给予保护，即允许在先使用人在原有范围内继续使用的，但实际掌握中仍须具备一定的条件。包括先使用人在商标注册前已在自己产销的商品上使用多年，在广告宣传上有了较多的投入，以及所使用的标识或名称具有较大的知名度，得到消费者的认同等。上诉人尚不能提供其使用水鸟文字已具备这些条件的证据。从本案的相关情况看，也不能作出具备这些条件的认定。因此，上诉人要求准其继续使用水鸟二字于被子上的理由不足，本院不予采纳。关于“水鸟”二字是否作为某类被子的通用名称问题。由于在广东省范围内，近年来生产轻柔纤维棉被的商家较多，有些厂家将此类被子称之为水鸟被，因而在广东地区一些消费者已产生认同，将此类被子称为水鸟被，这是事实。但是还无证据显示消费者已普遍认为水鸟被是一类被子的名称。水鸟被究竟是何种被子，对大多数消费者而言，5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve 其所指并不明确。况且，水鸟被是否属产品的通用名称，在认定时还不能局限于广东的市场情况。因为注册商标的效力是全国性的，而非地区性的。应当考虑全国范围的认同程度来判断。否则将会出现某一地区把某商标作为通用名称不予保护，而其他地区不认为是通用名称而依商标法予以保护的情况，有损法制的统一性。目前，还无证据可显示其他省市的消费者也将某类被子统称为水鸟被的。国家商标评审委员会在前述裁定中也明确，水鸟二字还不属于被子的通用名称。此点无理由不予采纳。因此，上诉人主张“水鸟”是被子的通用名称依据不足。关于上诉人对审计报告的异议。上诉人虽提出异议，但没有提供证据，以证实审计有失当之处。故本院不予采信。原审法院鉴于上诉人自1995年9月21日起生产、销售被控产品的利润经审计为171759．01元，考虑上诉人侵权持续时间、权利人因侵权所受到的商誉损害等因素，决定由上诉人以此获利向被上诉人作出赔偿是得当的。至于赔偿被上诉人因追究商标侵权而支出的合理的律师费、调查费损失一节，鉴于我国知识产权法律中只有反不正当竞争法规定不正当竞争行为人应赔偿受损害人为调查侵权行为而支付的合理费用，其他立法并无类似规定。因此，在商标侵权案件中判令侵权赔偿被侵权者的律师费和调查费尚缺乏法律依据。原判的相关判决应予变更。依照《中华人民共和国商标法》第三十七条、第三十八条第一款第（四）项、《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条第一款第（2）项、《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条的规定，判决如下：　　一、维持深圳市中级人民法院（1998）深中法知产初字第100000号民事判决第一、二、三、五项；　　二，变更深圳市中级人民法院（1998）深中法知产初字第100000号判决第四项为：被告应于本判决生效之日起10内赔偿原告经济损失人民币171759．01元。　　本案第二审诉讼费17510元由上诉人负担15000元，被诉人负担2510元。上诉人已预交全额诉讼费，被上诉人应分担部分于本判决生效之日起10日内迳付给上诉人。　　[要点提示]　　本案的要点是关于通用名称的认定，尤其是对通用名称的地域性问题重点作了论述。关于“水鸟”5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve 能否作为某类被子的通用名称，终审判决是这样认定的：在广东省范围内，近年来生产轻柔纤维棉被的商家较多，有些厂家将此类被子称之为水鸟被，因而在广东地区一些消费者已产生认同，将此类被子称为水鸟被。但是还无证据显示消费者已普遍认为水鸟被是一类被子的名称。水鸟被究竟是何种被子，对大多数消费者而言，其所指并不明确。况且，水鸟被是否属产品的通用名称，在认定时还不能局限于广东的市场情况。因为注册商标的效力是全国性的，而非地区性的。应当考虑全国范围的认同程度来判断。这是本案表达的一种重要观点，可以认为是处理同类问题时应注意的一项原则。　　新华国际5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve