论商业方法软件专利保护的创造性标准

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1、论商业方法软件专利保护的创造性标准OnInventiveStepofBusinessMethodSoftinationguidelinesunderUSPTO,JPOEPO目录一．美国专利审查的创造性标准2二．日本专利审查中创造性的标准4三、欧洲专利局的创造性标准5四、三方专利局在创造性判断上的比较5五、在先技术（PriorArt）对创造性判断的影响6摘要：在讨论商业方法（Businessmethod）和计算机软件(putersoftatter）能否给予保护的问题。随着美国1998年StateStreetBank一案的终审判决，三方专利局重新修改了各自的专利审查指南，增补了许多有关

2、商业方法软件发明的审查指导意见，可以认为目前三方专利局已不再注重这两种客体的可专利性问题的讨论（尽管在国际社会上，有关商业方法软件能否构成专利保护客体尚有非常对立的观点）。三方专利局更多关注和讨论的是商业方法软件发明所的具体判断标准，即专利审查的第二道门槛：专利三性的问题。本文通过对三方专利局在有关商业方法和计算机软件发明上对创造性（non-obviousnessorinventivestep）审查要求的比较研究，分析三方专利局在创造性标准上的异同，以此对我国制定相关审查政策提供参考。美日欧出于国际竞争与合作的需要，在有关商业方法软件的专利的保护上目前的主要分歧点在于创造性标准的严

3、格程度上。商业方法软件大部分是营销模式的网络化或软件化。现实中大部分商业方法软件使用的计算机技术并没有什么特别之处，它们之所以能够成为专利，首先是搭了软件专利的便车，然后由于其具有实用价值而获得可专利性。商业方法本身的创造性很难从技术角度来评价，大多是对实用价值的考量。但是用实用价值来代替技术价值后，很容易造成商业垄断。这是商业方法软件给予专利保护的致命问题。可以说，创造性的标准已成为掌握专利保护之门放开程度的尺度，这也是其他国家在决定这类发明是否采取跟进保护或保护程度弹性选择的关键点所在。一．美国专利审查的创造性标准美国专利法第103条是关于创造性即非显而易见性（non-obvi

4、ousness）的原则规定。对于一项商业方法软件专利来说非显而易见性的审查同一般专利申请的审查一样，首先要看是否符合Grahamtest的要求：1)确定保护范围和在先技术的范围；2)确定在先技术和权利要求范围的不同；3)决定同领域技术人员的水平；4)评价所有与非显而易见性的有关的证据。对于商业方法软件发明的非显而易见性的判断难点显然不在这些方面，而在于判断是否有技术上的实现手段和技术效果。依据StateStreetBank一案的判决，“技术上的实现手段”这一点在美国专利局已经不重要了，这个判决宣告了专利审查的重点从技术性（usefularts）转向了实用性(practicaluti

5、lity)。从而意味着有关计算机软件的专利申请已不限于机器、装置或方法，而将公司的经营策略、管理方针、投资模式等原本属于“抽象概念”或“智力活动规则”等以“与机器结合”的方式表现出来，进而可受到专利保护。按照美国法院的观点：“一台一般用途的计算机……一旦编程来执行特殊的功能并符合软件要求就变成一台特殊用途的计算机”，而在这台计算机上运行的商业方法软件也就具有了实用性。而关于是否有技术效果的审查对于一个计算机应用软件来说太容易满足其标准了。可以说目前在美国专利局，对非显而易见性的判断较比普通专利的申请更主要的落在了确定“在先技术”（PriorArt）的范围和同领域技术人员的水平的判断

6、上。目前,美国专利局还不能给出一个这类普通技术人员的标准──既懂商业经营又懂计算机软件的普通技术人员的标准，尽管美国专利局将商业方法软件的专利申请划归到美国专利分类705类上，并且有一个专门工作组──2160工作组，这些审查员在计算机，商业，金融、保险等相关领域都非常有经验，有些获得MBA学位，但是，这类审查员的数量还不是很多，在准确判断创造性甚至新颖性上还有许多困难。美国专利局针对商业方法发明在103条意义上的审查还发布了一些指导性的文件，以协助审查员审查专利申请是否符合专利法和判例。其中在Guidelinesforputer-RelatedInventionPatentAppl

7、ication文件中，特别强调了在审查软件专利的创造性时，需要注意区分“功能性描述材料”和“非功能性描述材料”。功能性的描述材料一般是指程序中指令的部分，因为这一部分可以操纵计算机的运作。从而实现与计算机的功能结构上的联系；但是在现代的软件包中，尤其是一些游戏软件和学习软件中，非功能性的描述材料，主要是音乐、图画、数据资料等，占有很大的部分。这些部分实际上不具有任何技术功能，无所谓创造性，考察软件的创造性时，不能结合这一部分来确定整个软件的创造性。也就是说，如果整个软