涉外定牌生产中商标侵权行为的认定

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电子知识产权ELECTRONICSINTELLECTUALPROPERTY法苑博览涉外定牌生产中商标侵权行为的认定方双复/文牌生产即OEM(OriginalEquipmentManufacture),我国《合同法》的规定,加工承揽是指承揽方按照定作方定字面意思为“原始设备制造商”,是指加工方根的要求完成一定的工作,定作方接受承揽方完成的工作据约定,为定作方加工使用特定商标或品牌的成果并给付约定报酬的法律关系。由于在定牌生产过程商品并将该商品交付给定作方,定作方根据约定向加工中,所需的原材料根据合同的约定,有的由定作方提供,方支付加工费的贸易方式。我国又称贴牌加工、定牌加工有的由加工方根据定作方的要求自行采购,因此定牌生或贴牌。OEM经营方式是国际分工与合作的表现,品牌所产在实践中往往包括加工行为和定作行为,而后者已经有者、中间商、加工生产企业都可以在这一价值链中找到脱离加工是在他人的物上劳作的本义,在大多数情况下,自己的位置,获取利润,OEM因此在全球盛行。但加工生定牌生产的提法比定牌加工更接近事实和法律本质。1产企业在定牌生产过程中,如果定牌生产的商品上贴附的商标与国内商标权人在相同或类似商品上注册的商标(二)定牌生产的法律特征相同或相似,则加工生产企业往往会遭受国内商标权人从定牌生产的OEM经营特点及加工承揽法律属性提起的商标侵权指控。对OEM生产企业的这种行为是否分析,符合法律规制的定牌生产必须符合以下特征:(1)构成商标侵权,目前在我国的法律法规中尚无明确的规商标权(包括许可使用权)属于定作方,加工方不享有贴定,理论界和实务界对此也观点不一,已经在一定程度上牌产品上的商标权利;(2)定作方与加工方之间系加工承影响到我国OEM经营模式地健康发展,有必要从法学理揽法律关系;(3)加工的贴牌产品应返回定作方或定作方论和法律规范层面进行分析和澄清。指定的对象;(4)应在产品上依法标明定作方的名称、地址及产品产地。一、定牌生产的法律属性从目前我国定牌生产的现象看,按照不同的标准,定牌生产可以分为以下几种类型:(1)按照定作方和加工方(一)定牌生产属于加工承揽行为的国别,分为国内企业之间的定牌加工和涉外企业之间的定牌加工;(2)按照定作方对加工方的授权范围,分为定牌生产,之所以又被称为贴牌加工,是因为该经营单纯加工型定牌生产和加工、销售复合型定牌生产;(3)方式在法律上被普遍定义为是一种加工承揽行为。根据按照定作方(商标权利人)与加工方之间的环节层次,分为2006.1243http://www.infoip.org 电子知识产权法苑博览ELECTRONICSINTELLECTUALPROPERTY直接定牌生产和间接定牌生产。此外,还可以按照定牌生广东法院不论在民事诉讼还是在行政诉讼中均表产产品使用的商标是注册商标还是未注册商标,是在国明:涉外贴牌行为构成对国内商标权人的商标侵权。两案外注册的商标还是在中国注册的商标的标准进行分类。2判决后,均引起了社会的强烈反响,甚至认为“这起判例定牌生产的表现形式虽然多种,但如不符合上述特给那些在中国大量存在的以接受外贸订单、从事定牌加征,则不能视为法律意义上的定牌生产行为。目前在理论工业务的企业展现了十分阴暗的前景。对从事定牌加工和实务界争议最大的问题是在涉外定牌生产过程中,定业务的企业造成的不利影响将不可估量。”5作方没有在中国注册商标,但其是国外注册商标权人,加北京法院却持相反的态度。北京市高级人民法院于工产品均销往国外,没有在国内销售,定作方或加工方是2004年2月18日公布的《关于审理商标民事纠纷案件若否侵犯了在相同或类似的商品上已经在中国注册了相同干问题的解答》(京高法发[2004]48号)第13条:受境外商或近似商标的商标权人的商标权(为方便叙述,该行为下标权人委托定牌加工的商品仅用于出口,其商标与权利称“涉外贴牌行为”)?人的注册商标相同或者近似的,其行为是否构成侵权?回答:造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用二、司法对涉外贴牌行为的态度权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托,并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售,不可以下是两起引起社会广泛关注的涉外贴牌行为被认能造成相关公众的混淆、误认,不应当认定构成侵权。但定构成商标侵权的案件:北京市高级人民法院于2006年3月7日重新颁布的《关案例一:美国耐克公司诉西班牙CIDESPORT公司、于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》却删除了该浙江畜产进出口公司、嘉兴银兴制衣厂NIKE商标民事侵条的规定,并声明京高法发[2004]48号解答废止,只是再权纠纷案,深圳市中级人民法院于2002年12月10日作次重申了“承揽加工带有他人注册商标的商品的,承揽人出判决,认为西班牙CIDESPORT公司虽然在西班牙拥有应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽NIKE注册商标专用权,基于商标权的地域性,美国耐克到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的,承揽人公司在中国注册的NIKE商标权受中国法律的保护。西班与定作人构成共同侵权,应当与定作人共同承担损害赔牙CIDESPORT公司提供原材料、商标吊牌等委托浙江畜偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品,产进出口公司和嘉兴银兴制衣厂生产耐克男滑雪衣属于并能够提供定作人及其商标权利证明的,不承担损害赔在同一种商品或类似商品中使用与注册商标相同或者近偿责任。”似的商标的行为,构成对美国耐克公司在中国NIKE注册至今,最高人民法院对此尚没有明确的态度,各地法商标权的侵害。判决:西班牙CIDESPORT公司、浙江畜产院司法实践的做法也不一,学术界对此也观点不一。进出口公司和嘉兴银兴制衣厂立即停止侵权,西班牙CIDESPORT公司赔偿经济损失20万元,浙江畜产进出口三、理论界对涉外贴牌行为的观点公司赔偿经济损失4万元,嘉兴市银兴制衣厂赔偿经济损失6万元;西班牙CIDESPORT公司对浙江畜产进出口对外定牌生产的商品全部出口是否构成对国内注册公司和嘉兴市银兴制衣厂的赔偿责任承担连带责任。3商标权的侵犯,理论界有两种观点:6一种观点认为,对外案例二:佛山市泓信公司诉广州海关不服行政处罚案。定牌生产的商品全部出口,构成商标侵权。其主要理由:2004年10月22日,阿联酋客商史丹利公司委托佛山市泓第一,定作方未经中国注册商标所有人或者持有人的许信公司生产加工机动车用卤钨灯近14.6万只,该批货物标可,在同一种商品、类似商品或者与服务类似的商品上使注“HENKEL”商标。“HENKEL”商标系史丹利公司在阿联用了与该中国注册商标相同或者近似的商标,使用该商酋的注册商标,也是深圳市恩同公司在中国的注册商标,使标的行为是客观存在的,使用该商标的商品也是客观存用商品为第11类车辆灯、车灯、车辆照明设备灯等产品。2004在的,尽管对外定牌生产的商品全部出口,没有在中国市年12月20日,泓信公司报关时,应恩同公司的申请,广州场上销售,但相关公众仍可能对商品或者商品的来源产海关认定泓信公司的货品商标侵权,并于2005年3月30生误认。第二,只要定作方对使用在对外定牌生产商品上日对该批货物作没收并处罚款人民币2万的行政处罚。泓的商标在中国不享有商标权,未经中国注册商标所有人信公司不服广州海关的处罚,向广州市中级人民法院提起或者持有人的许可,在同一种商品、类似商品或者与服务行政诉讼。2006年4月27日,广东省高级人民法院作出终类似的商品上使用与该中国注册商标相同或者近似的商审判决,认为泓信公司侵权证据确凿,按照《中华人民共和标,该行为就侵犯了中国商标权人的商标权。另一种观点国知识产权海关保护条例》的规定,国家禁止侵犯知识产权认为,只要对外定牌生产的商品全部出口,定作方和加工的货物进出口,海关可以依照有关法律和条例对涉嫌侵权方就不构成商标侵权。其主要理由:第一,造成相关公众货物进行扣留调查,维持了一审的判决。4对商品或者商品来源的误认是认定商标侵权行为的前442006.12http://www.infoip.org 电子知识产权ELECTRONICSINTELLECTUALPROPERTY法苑博览提,尽管定作方未经中国注册商标所有人或者持有人的(三)侵权主体的认定许可,在同一种商品、类似商品或者与服务类似的商品上使用了与该中国注册商标相同或者近似的商标,但由于在涉外贴牌行为中,到底谁是侵权主体?定作方或是加工方?一种观点认为:加工方的这种商标使用行为是其对外定牌生产的商品全部出口,没有在中国市场上销售,不可能造成相关公众对商品或者商品来源的误认。第二,履行对外定牌生产合同的行为和结果,是定作方在对外由于对外定牌生产的商品全部出口,没有在中国市场上定牌加工的商品上使用商标行为的特殊表现形式。因此,销售,没有给中国商标权人的商标权造成损害。对外定牌生产商品上的商标的实际使用者是定作方,加工方只不过是定作方在对外定牌生产的商品上使用商标司法实践和理论界的不同观点,主要是围绕如何理行为的实施者。9笔者认为,该观点混淆了委托合同和代解和适用我国《商标法》第52条第(一)项规定的商标侵权理合同的以下区别:第一,代理的法律效果存在被代理人行为展开的。即未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标和第三人之间,而委托合同关系则存在于委托人和受托的,构成商标侵权。人之间;第二,代理基于授予代理权的单方行为,而委托则是基于委托合同;第三,代理行为不包括事实行为,而委托行为包括法律行为和事实行为。由此,在加工承揽合四、涉外贴牌行为涉及的商标法律问题同下,定作方和加工方的行为是各自独立的,不能按照代理的法律规定将加工方的效果直接归属于定作方。以上争议既有对商标侵权理论的不同认识,也有对另一种观点认为:我国商标法意义上的对商标的“使目前我国商标法律规定的不同理解。对司法判断而言,涉用”,与一般文法意义上的“使用”不同。我们通常所说的外贴牌行为商标侵权的判定主要涉及以下法律问题:使用,只是“用了”的同义词,代表的只是一种具体的行为(一)商标的地域性和动作,而《商标法》第52条之“使用”意义,还应包含“为商标目的而用”的应有之义。在判定商标侵权时,应综合地域性是知识产权的基本特征之一,其基本含义是考虑商标使用人是否系基于商标目的而为的使用,不应依据不同国家法律产生的知识产权是相互独立的,没有仅着眼于行为的表面。定牌加工行为并非商标法意义上域外效力。在商标权领域体现为商标权人依据各国法律的“使用”行为。10笔者认为,对我国《商标法》第52条规定规定,分别取得独立的商标权,同一商标在各国取得的商的“使用”含义,《商标法实施条例》第3条有明确的规定:标权的效力仅在各国法律所及的范围内得到承认,即商“商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、标权没有域外效力。7因此,在涉外贴牌行为中,定作方在商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于境外取得的商标权在中国不具有效力,不享有商标专用广告宣传、展览以及其他商业活动中。”涉外贴牌行为明显权,也不构成定作方或加工方商标侵权抗辩的法定事由。落入《商标法实施条例》第3条规定的“使用”范围。同样,对在我国是否构成商标侵权的判定,不存在适用外关于定作方和加工方在商标侵权中的责任认定,笔国法问题,只能适用中国的相关法律。商标的地域性决定者认为:应认定加工方承担直接侵权责任,定作方承担间了我国的商标法律制度只保护在我国注册的商标权人。接侵权责任。间接侵权行为是指行为人实施的行为并不直接构成侵犯知识产权的行为,但却故意诱导、怂恿、教(二)商标侵权的归责原则唆他人侵犯知识产权。11涉外贴牌行为中,直接将商标用于商品或包装上的“使用”者是加工方,而指示、帮助加工在确认是否侵害了知识产权并要求侵权人停止有关方完成“使用”行为的是定作方,根据最高人民法院《关于侵权活动时,应采用“无过错责任”原则;在确定是否赔偿被侵权人或确定赔偿额度时,适用“过错责任”。8这是包贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见括商标权在内的知识产权侵权的一般归责原则。当然也(试行)》第148条的规定,“教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任”。有例外,如根据我国《商标法实施条例》第50条第(二)项的规定,为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运(四)未在国内销售的法律后果输、邮寄、隐匿等便利条件的,构成商标间接侵权的,行为人主观上有故意是侵权的构成要件。根据我国《商标法》这是认为加工方不构成商标侵权观点所持的最大理第52条的规定,商标侵权行为不以行为人主观上是否有由,认为涉外定牌商品均出口到境外,未在国内销售,产过错为要件,只要行为人未经商标权人许可,客观上实施生的法律后果:一是不会给中国商标权人造成损害;二是了法律禁止的行为,即构成商标侵权。因此,在涉外贴牌不可能导致相关公众混淆和误认商品的来源,产生误导。行为中,定作方或加工方主观上是否具有过错,并不影响笔者认为,首先,知识产权侵权理论有别于传统民事侵权其商标侵权行为的成立。理论,并不以有损害事实发生为构成要件,在我国的商标2006.1245http://www.infoip.org 电子知识产权法苑博览ELECTRONICSINTELLECTUALPROPERTY法体系下,也是如此。故是否给商标权人造成损害并不影商标权行为中,是否应引入混淆原则的判断标准,理论界响商标侵权的认定。其次,在理论上,混淆原则确实是判断也有不同的看法。一种观点认为商标权并不是赋予某个商标侵权的基本原则。但在目前我国的商标法律框架下,人对某一符号的垄断,而仅仅是保护他在使用该符号标法律、法规、司法解释明确规定混淆原则作为认定构成商识某种商品或者服务时获得的某种优势地位,只有在使标侵权要件的,只限于对驰名商标的保护、商标名称或者用这种符号标识商品或者服务时导致了消费者的混淆、装潢与商标冲突、企业字号与商标的冲突、域名与商标的误认,才能构成侵犯商标权的基本的、主要的理由,因此冲突、类似商标或服务的认定、商标相似性的判定等方面。消费者的混淆、误认是判断是否构成侵犯商标权的主要对于《商标法》第52条第(一)项的规定而言,尚没有将混标准,而且《商标法》第52条第(一)项的规定中虽然没有淆原则作为判断是否侵权的依据。明文规定,但其中已经含有混淆的标准,司法解释和实际操作也是按混淆标准来判断是否构成侵犯商标权的;另五、混淆原则在涉外贴牌行为商标侵权判一种观点则认为我国《商标法》第52条第(一)项的规定中并无混淆才构成侵权的明文规定,是否构成商标权侵定中的适用权的判定只能严格适用法律,不应超越法律规定,而且混淆的判断是具有主观性的,如果在侵权判断中引入混淆据上,笔者认为,对涉外贴牌行为是否构成侵犯中国标准将会导致目前行政查处的大多商标侵权假冒案件不商标注册人的专用权的判定,既要遵守我国目前的商标能成立,会对市场秩序造成破坏。13笔者同意后一种观点,法律规定,又应该重视OEM产业在我国经济发展中的现特别是在涉外贴牌行为的商标侵权判定中,直接将混淆状,充分考量中国商标权人、定作方、加工方三者之间的原则的标准加入到《商标法》第52条第(一)项的规定利益平衡。核心是在我国现有的法律框架下,如何适用和中,一方面会使裁判没有法律依据,不利于保护国内商理解商标混淆原则问题。标权人的利益;另一方面与我国的《中华人民共和国知商标最基本的功能就是识别功能,识别性包含了两识产权海关保护条例》等的规定也不符,如在海关实施种关系:商标与商品或服务之间的联系;商标所标示的商出口知识产权保护措施时,并不要求审查是否会导致消品或服务与提供者之间的联系。任何商标都应当具有可费者混淆、误认等要件。识别性,这样才能够将消费者引导到某种商品或服务上,对涉外贴牌行为商标侵权的司法判定,笔者认为,应使消费者正确区分某类商品或服务的不同提供者。因此,在我国现有商标法律框架下,按照《商标法》第52条第商标权人对商标的使用,其主要目的在于使消费者不致(一)项规定,有限度的适用混淆原则,从商标的近似性、对其商品或服务与其它生产经营者的商品或服务发生混商品或服务的类似性、商品与服务的类似判断标准考量淆和误认。商标法律保护的根本意义也正在于此。各种涉外贴牌行为的合法性。我国《商标法》第52条第商标的混淆原则正是基于保护商标的识别性而产生(一)项的规定可以分解成以下4种侵犯商标权的情形:的。美国《兰哈姆》商标法第32条也立足于禁止商标在(1)在同一种商品或者服务上使用与注册商标相同的商“可能造成混淆、错误及其欺骗”的情况下进行商业性使标;(2)在类似商品或服务上使用与注册商标相同的商用。同时,欧共体法院也认定,公众认为商品或服务是来标;(3)在同一种商品上使用与注册商标近似的商标;(4)自同一个或者经济上有关联的企业时,就存在混淆的可在类似商品上使用与注册商标近似的商标。能,否则即不存在。混淆原则具有两层涵义:(1)消费者无对于第(1)种情况,根据TRIPs协议第16条第一款的从分辨或混同两个事实上产自不同企业的商品,即消费规定:“注册商标的所有人应享有独占权,禁止任何第三者对商标与其所标示的商品或服务的联系发生误认;(2)消方未经其许可在交易过程中,使用与此相同或类似的商费者很清楚某一商品不可能由某一企业直接生产,但却品或服务上使用相同或类似的标记,因为此种使用可能可能认为该企业与实际生产者之间存在某种许可、授权产生混淆。只要在相同商品或服务上使用相同标记的,就或参股的关系,但由于实际上并不存在这种关系,消费者应推定有可能产生混淆。”涉外贴牌行为如符合第(1)种就有关商品或服务的来源发生误认或混同。12由此,混淆包情况,应依照TRIPs协议的上述规定,直接推定混淆成立,括实际混淆和混淆的可能两种,在混淆的判断中应当以相从而认定定作方和加工方构成商标侵权。关公众的标准进行判断。混淆原则的基本出发点就在于防第(2)、(4)种情况,涉及类似商品和服务的判断,根止消费者发生误认,混淆主要侵害了商标的本质属性—识据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律别功能,所以混淆原则在许多国家的立法和司法实践中成若干问题的解释》第11条的规定,类似商品,是指在功为判定商标侵权的必要标准。但在我国的商标法律规定能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或中,并没有将混淆原则作为判定所有商标侵权的必要条件。者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的对我国《商标法》第52条第(一)项规定的4种侵犯(下转第57页)462006.12http://www.infoip.org 电子知识产权ELECTRONICSINTELLECTUALPROPERTYIP荟萃套”、“中央N套”最后都有可能成为避孕套或其他。注释:其次,对于投机者与商家,“中央一套”现象并非理性的投资途径。其狂热与浮躁带来的可能是公众更多的蔑1“.‘中央一套’”被抢注成避孕套商标央视感到震视与不认可;而非“遍地黄金”。即使偶尔的一次投机成惊”,载《重庆商报》2006年7月31日,相关信息也可参见功,也并不值得模仿与跟随,除了带来公众的蔑视,还可“避孕套抢戴“‘中央一套’商标”,载《新京报》2006年8月能被卷入“大款”们维权纠纷之中,这意味着时间成本、经1日。“‘中央抬’成为性保健品商标抢注者为长沙市民”,济成本与道德成本。这种投机行为当然并非理想的投资载红网2006年8月10日。选择,那些有“创意”的注册者与商家需要慎重!2.吴汉东等著:《知识产权基本问题研究》,中国人民再次,公众应在日益浮躁的商业社会自觉抵制恶俗大学出版社2005年版,第557-558页。投机行为,维护社会传统伦理与文明的社会风尚。“中央3.[日]池上嘉彦著:《符号学入门》,张晓文译,国际文一套”现象之所以能成为一种现象,在很大程度上是缘于化出版公司1985年版,第45-46页。“注意力经济”,缘于那些投机者迎合了少数人的需要,并4.冯晓青著:《知识产权法利益平衡理论》,中国政法能吸引一些人的眼球,具有一定的炒作效应,这也是“中大学出版社2006年版,第134-135页。可以说,一个特定央一套”现象产生的土壤。因此,只有公众真正自觉抵制的商标确保了购买者在市场中购买同一来源的商品及其“中央一套”型恶俗商标,重塑商标价值理念与商标伦理,质量的一致性。正是其同一来源与商品质量的一致性使有序的商标注册制度和文明的商业秩序才有可能!EIP得商标代表了被附载的商品生产者的信誉。(作者单位:湘潭大学法学院)5.“此‘套’与彼‘套’让人欢喜让人忧”,http://www.daynews.com.cn/mag4/20060808/ca456935.htm。(上接第46页)商品。类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象2.闫卫国:“定牌加工中的商标侵权”,载《中华商标》等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容2002年第7期。易造成混淆的服务。商品与服务类似,是指商品和服务3.杜丽丽:“定牌加工中商标侵权行为认定”,载《合作之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。在涉外定牌经济与科技》2006年第5期。行为中,如贴牌产品与国内商标权人核准使用的商品4.“广东首个外商定牌加工侵权案宣判广州海关胜或服务不相同,因涉外贴牌产品均出口,不在国内销诉”,http://www3.chinaport.gov.cn/info/view.do?type=售,国内的消费者不会发生混淆的可能,应认定为不属eco0hgjj&id=11480196670001。于类似商品、类似服务、或商品与服务类似,从而不构成5.“谁在帮助耐克狙击中国?”,http://www.oemtimes.商标侵权。com/School/news/4577/NewsDetail.html。第(3)种情况,涉及近似商标的判断,根据上述司法解6.金多才:“对外定牌加工中假冒他人注册商标的认释第10条的规定:认定商标相同或者近似按照以下原则定”,载《人民司法》2006年第2期。进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进7.张丽莎:“权利用尽原则、地域性原则与商标平行进行对商标的整体比对,又要对商标主要部分进行比对,比口”,载《民主与法制》2006年第7期。对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标8.郑成思:《知识产权论》(第三版),法律出版社2003是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名年10月版,第272页。度。在涉外定牌行为中,如贴牌产品与国内商标权人的注9.同注释6。册商标不相同,因涉外贴牌产品均出口,不在国内销售,国10.林鸿娇:“国际定牌加工与商标权的地域性”,载内的相关公众也没有发生混淆的可能,应认定贴牌商标《中华商标》2005年第6期。不构成近似商标,从而判定商标侵权不成立。EIP11.张耕:《知识产权民事诉讼研究》,法律出版社(作者单位:浙江省高级人民法院)2004年5月版,第321页。12.钱矛锐、青梅:“商标的混淆、联想、淡化及其相关注释:理论之比较探析”,载《阴山学刊》2004年1月第17卷第1期。1.朱建军、蔡天舜:“定牌加工的法律特征及规范管13.魏小毛:“商标侵权判定标准解读”,载《中国知识理”,载《工商行政管理》2002年第18期。产权报》2005年10月2日。2006.1257http://www.infoip.org