海外收购专利ip风险(因素)识别方法研究

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1、际商务研究Mar．201z1．总第35卷第196期GUOJISHANGWUYANJIUVo1．35NO．196海外收购专利风险(因素)识别方法研究黄清华(中国综合开发研究院，广东深圳518036)摘要：风险识别是风险管理的基础。研究海外收购专f']IP风险(因素)识别方法，为良好的IP风险管理所必须，对成功的专利收购具有重要意义。本文基于管理实践总结海外收购专利IP风险(因素)识别原理，提出一套“商业目标、系统方法、识别工具和循证实践的系统识别方法，以防止对目标企业专利IP风险(因素)识别出现重大遗漏，确保海外

2、投资的安全。关键词：海外专利收购；IP风险(因素)；风险识别；风险感知；系统识别中图分类号：F272文献标识码：A文章编号：1006-1894(2014)02—0015-10海外投资收购专利，不仅可以开拓新的技术领域，促进技术升级改造，减少自行研发的成本，还可以用于建立一个强大的专利壁垒，预防和控制专利侵权风险，并通过许可使用收购的专利技术营利。这对于实现中国企业“走出去”的目标，具有越来越重要的战略意义。然而，专利收购本身却面临复杂的风险问题，除了所有海外资产收购行为都可能面临的各种一般风险外，还可能面临专利

3、收购特有的知识产权(Inte1leCtualProperty，IP)风险。以上市公司甲收购公司乙“地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术”为例，合同金额4，000万元，其中有3，890万元是无形资产，即“地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术”的评估价值。公司甲此前没有微生态制剂相关产品的生产经验，希望通过此次收购进入生物制品领域，提高公司竞争力和盈利能力。公司甲确认，公司乙的“主要产品地衣芽孢杆菌活菌胶囊市场成熟，使用非常广泛且竞争对手少，很长一段时间内不会有同类品种获得批准；随着临床认识提高，这个药物的应用前景看好。”如果这一

4、判断不准确，就意味着重大经济风险。本案例的“精彩”之处更在于其法律风险：收购完成后，公司乙被公司丙起诉侵犯其“地衣芽孢杆菌生态制剂的制备方法专利权”，即公司乙擅自使用其拥有独家使用权的92ll23318．9号专利方法，生产、销售侵权产品“地衣芽孢杆菌胶囊”，要求支付98万元调查和制止收稿日期：2013—06—14。作者简介：黄清华，男，法学博士，中国综合开发研究院(中国脑库)特聘研究员，中国政法大学医药法律与伦理研究中心兼职研究员，研究方向：风险与法律、科技政策与法律、(国际)民商法与知识产权、医改与法治。①②

5、详见：陈雅琼．京新药业4000万收购迷雾重重核心专利被告侵权[N】．证券日报，2011—12-21，投资版。一15—2014年第2期费以及1，402万元经济损失。主要依据是，被收购方公司乙所称的“地衣芽孢杆菌生态制剂的制备方法专利权”在收购完成之日仍属于公司丙，到期日为20l2年l1月29日。公司甲花费巨大财力收购的“专利技术”竟然是公司乙正在申请的发明专利。从这一案例可知，海外收购专利的IP风险源于相关国家的法律和国际法框架下，目标企业专利资产的种类、科技含量及其权属关系——专利的技术特征、经济价值和战略价值

6、以及专利的权属状况——是所有权还是使用权，是普通使用权还是排他使用权，专利遭遇侵权的可能性大小，目标企业侵犯他人专利的潜在责任，以及并购方对专利资产的控制力和消化能力等因素。因此，专利收购的IP风险不仅指法律风险，还包括技术风险和经济风险(又称商业风险)。所谓法律风险，是指海外收购专利资产因法律上的权利(rights)、义务(dutieS)和责任(1iabilitieS)带来的各种损害与损失的可能性。相关的技术风险和经济风险是指专利的技术价值和经济价值在转移过程中，投资方实现预定的技术目标(例如技术上升级换代)

7、和经济目标(例如投资回报率)这样一种可能性。专利收购中的这3类IP风险，以一个法律人从投资的角度来看，IP法律风险是基础性问题。以某项拥有核心发明专利的信息技术为例，它的产品如果缺乏专利(patent)保护，生产工艺、制作方法如果缺乏商业秘密(busineSSsecret)的保护，可能会导致广泛的复制，致使公司IP资产经济价值稀释；产品的软件部分(Software)和销售文献(Salesliterature)如不通过著作权(Copyright)予以保护，产品外形和构造(ShapeandConfiguration

8、)如不通过工业设计权(designright)予以保护，产品的(商业)名称如不通过商标权(trademark)予以保护，几乎整个产品的战略价值和经济价值都可能会丢失。②然而，技术风险和经济风险也不可忽视。例如，收购某项(核心)专利，尽管IP法律风险很低，其经济价值和战略价值如果与收购方的商业目标、战略目标不符，同样可能导致收购失败，难以实现预期目标。这说明专利收购中IP风险的复杂性。这