涉及商业方法的专利申请的审查思路.doc

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1、涉及商业方法的专利申请的审查思路一、商业方法类案件分类　　涉及商业方法的发明专利申请可分为单纯商业方法发明专利申请和商业方法相关发明专利申请，如涉及行政管理、支付方案、商业行销、购物、签单、拍卖、金融投资、税务处理、保险、保健服务、旅游服务、法律服务等的相关发明专利申请。单纯商业方法发明专利申请是指以单纯的商业方法为主题的发明专利申请；商业方法相关发明专利申请是指以利用计算机及网络技术实施商业方法为主题的发明专利申请。　　从分类号看，涉及商业方法的专利申请主要涉及G06Q、G06F、G07G、G07D、G07F、H04L、H04W和H04M。从专利申请的实际

2、情况来看，以G06Q30/00分类号下的电子商务和G06Q40/00分类号下的金融保险相关申请最为集中。　　二、审查历史回顾　　1.问题的起源　　自1996年起，美国花旗银行先后向我国提出了19项与其金融产品相关的商业方法专利申请，在国内引起了轰动，其能否获得专利保护存在很大争论。在2003年6月左右，其中的两项发明专利申请先后获得授权的消息一经爆出，便引发了社会上的密切关注和广泛争议。一段时间以来，面对商业方法类申请的申请量猛增、特别是国外电子商务、银行等领域的商业方法类申请的激增态势，国家知识产权局采取了相应的审查政策。　　2.审查政策回顾　　（1）20

3、04年10月以前　　2004年以前的审查实践尝试以专利法第二十五条规定的“智力活动的规则和方法”将此类案件排除在专利保护客体之外。由于涉及商业方法的专利申请主要表现为完全由自然人的行为来实现的商业方法（即纯粹的商业方法专利申请）和利用计算机、网络等自动化手段实施的商业方法（即商业方法相关的专利申请）这两大类，因此，审查思路的主要着眼点在于对技术“三要素”的分析和说理，以属于“智力活动的规则和方法”予以驳回。　　（2）2004年10月至2008年12月　　经过一段时间的探讨，2004年10月国家知识产权局提出了相对明确的审查政策：对于单纯的商业方法发明专利申请

4、，直接适用专利法第二十五条第一款第（二）项排除；而对于商业方法相关发明专利申请，主要以专利法第二十五条以及实施细则第二条第一款（后改为专利法第二条第二款）为法律依据，以判断是否属于智力活动的规则和方法以及是否构成技术方案为核心，认定是否属于专利保护客体。所明确的具体审查思路为：以最接近的现有技术作为参照物，客观地确定所要求保护的方案在解决的问题、采用的手段和获得的效果3个方面对最接近的现有技术实际作出的贡献，其中确定最接近的现有技术需要客观证据，而客观证据必须通过检索来获得，即“采用客观性的判断方式认定技术三要素的性质”。　　在2006年审查指南修改过程中，

5、此审查规则所明确的技术三要素的判断方式写入审查指南中，但不再要求对现有技术进行检索。　　（3）2009年1月至2012年　　2008年以后，国家知识产权局对于涉及商业方法的发明专利申请的审查方式作出了进一步的明确，提出了3种并行的审查思路，即：（1）直接根据说明书背景技术或公知常识判断是否属于专利保护客体；（2）根据检索结果，引证对比文件后判断是否属于专利保护客体；（3）可以依据检索到的现有技术评述新颖性或创造性。在审查实践中审查员仍多以第一种审查思路来处理此类案件，主要是由于第一种无需进行检索且有较大的自由裁量空间，而且按照当时的审查政策，技术三要素中只要

6、有一个要素不满足即可得出整体方案不构成技术方案的结论。　　三、对近年来审查政策的分析　　1.近年来审查政策存在的问题　　随着专利法、实施细则以及审查指南的修改与完善，对商业方法类案件的审查方式也在不断调整和完善。从审查操作的角度初步解决了早期审查方式粗放的问题，有效保障了该领域的实质审查工作的顺利开展。　　然而，从实践中看，以往的审查思路也存在一些问题。　　在操作层面，以往的审查思路中常常遇到需要引入公知常识、惯用技术手段、或是惯用技术手段的简单拼凑等有关创造性判断中所用到的标准，而在经过类似于创造性判断的过程后得出不属于专利保护客体的结论，并不合乎法律逻辑

7、。况且，某些特征属于公知常识或者被现有技术披露，并不意味着这些特征的组合就不会带来技术上的贡献，如果仍是武断地认为这些内容没有带来技术贡献而不构成技术手段，本质上讲仍然是一种粗放的审查方式。　　虽然2009年1月之后明确了商业方法类专利申请的3种审查方式，但在实际审查过程中，大部分案件仍采取的是第一种方式，即“直接根据说明书描述的背景技术或公知常识，确定发明所要解决的问题不是技术问题时，直接依据专利法第二条第一款评述其不够成技术方案”，因而外界产生了很多关于这种审查方式的质疑，认为这种方式与2004年以前适用专利法第二十五条时的审查思路无实质差别，甚至认为是

8、一种审查方式的倒退。对于第三种方式中提出的“当检索到