嘉权视角丨非专利文献证据在无效中的运用

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1、嘉权视角文/嘉权知识产权梁嘉琦案件回顾江门某A公司收到一份起诉状，起诉状中表示A公司销售的两款镜片侵犯了B公司的实用新型专利，要求A公司停止侵权并赔偿经济损失。A公司就此事求助嘉权公司，嘉权公司的代理人就A公司提供的产品与B公司的专利进行对比，嘉权公司代理人经过对比后表示，B公司的专利保护的是一种镜片的镀膜膜层结构，主要发明点是采用了金属膜，而客户的产品也是采用了金属镀膜，因此A公司的镜片有较大的可能落入B公司专利的保护范围。为了维护客户的利益，嘉权公司的专利代理人针对B公司的专利进行无效检索，以求找到证据无效对方的专利，若专利被无效，A公司自然不存在侵权的风险。实用新型专利中，包

2、括光学镜片膜层结构的产品独立权利要求（下称产品独权）和制作该产品的装置独立权利要求（下称装置独权），专利代理人在检索过程中找到了可以无效产品独权的在先中请专利文献（下称专利证据），然而，专利代理人发现，产品独权下还有产品从属权利要求，限定了具体的膜层成份组合和数值范围，上述特征并没有被专利证据所公开，而且专利证据也没有公开装置独权的特征。经过和A公司沟通，即使无效了实用新型专利的产品独权，其产品从权和装置独权仍然可能构成侵权。专利代理人分析，由于光学镜片的参数和膜层材料的组合较多，通常专利文献屮并不会详细穷举参数取值范围和膜层材料的组合，另外由于在先申请专利的专利布局主要以产品布局

3、为主，不会在专利证据中详细描述牛产的设备。因此，对于产品从权和装置独权的无效策略需要从公知常识及结合非专利文献出发。另外，由于在无效阶段公知常识的举证通常也需要运用非专利文献证据，因此寻找非专利文献证据为该案件的重点。由于专利代理人并非技术专家，为了尽快找到证据（需要在诉讼中止期内提出无效请求），专利代理人去到A公司与产品设计工程师进行深入的交流，了解现有技术情况和检索方向，很快，专利代理人检索到相关的非专利文献，包括光学理论技术手册，制作加工技术手册和生产设备的相关论文。在无效过程中，对于产品从权的多种金属膜材料组合，引用光学理论手册和制作加工技术手册中各种金属材料的折射率表说明

4、各种组合为本领域技术人员的公知常识；对于产品从权的数值范围，引用光学理论技术手册的计算公式，说明该数值范围可根据需要计算得到，属于公知常识；对于装置独权，利用专利证据结合生产设备的相关论文论述其不具备创造性。最终，实用新型专利被全部无效，顺利解决了A公司的专利纠纷问题。法律依据《专利法》第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指中请日以前在国内外为公众所知的技术。”《审查指南》第三章：“根据专利法第二十二条第五款的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众

5、所知的技术。”“专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品□录、广告宣传册等，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是以其他形式存在的资料，例如存在于互联网或其他在线数据库屮的资料等。出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。出版物的出版发行

6、量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开岀版物。出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日。审查员认为出版物的公开日期存在疑义的，可以要求该出版物的提交人提出证明。”专家点评专利文献通常采用独立权利要求+从属权利要求的撰写方式，其中独立权利要求的保护范围较大，从属权利要求的保护范围较小。专利无效的结果包括维持有效，全部无效和部分无效，其中全部无效指独立权利要求及其从属权利要求均被无效，部

7、分无效指独立权利要求被无效但其中一条从属权利要求仍维持有效，这时若被告的产品落入该从属权利要求的保护范围，则仍然构成侵权。由于专利复审委员会是国务院专利行政部门中的内设机构，合议组通常很容易核实专利文献的内容，故实践屮对专利文献真实性方面的争议也较少。因此在无效过程中优先考虑专利文献，然而专利文献作为无效证据存在以下的缺点：专利文献并非教科书或技术手册，说明书撰写的内容目的是为了支持权利要求的保护范围，说明书的内容并不详细，没有大量的实例。例如本案中，在先专利申请中并