专利侵权的防御性策略

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1、专利侵权的防御性策略总第65期文/高敏北京路盛律师事务所发表，［专利］文章近年来，随着国内专利申请和授权量的不断攀升，专利侵权诉讼量也出现了迅猛的增长。专利作为占领市场的一种利器，得到越來越多的权利人的青睐。无论国外企业还是国内企业,无论有没冇专利，都不可避免地卷入这场以专利为筹码的游戏中來。了解游戏规则，运用游戏规则，是在游戏中制胜的关键所在。刈于大多数中国企业■■他们在自主知识产权的拥有量特别是专利权的实力上和对处于劣势，如何应对好这场愈演愈烈的专利之战，在防御专利侵权之诉同时还能保住市场中的一席之地

2、，是应当思考的问题。一、未雨绸缪•■诉讼前的准备1、対竞争対手的专利权监控对同领域内的丄要竞争对手应当建立定期的专利权监控，了解竞争对手申请专利的最新动向，评估这些专利申请或专利权9自身产品或技术的关联度，同时根据竞争对手的诉讼习惯，调整白身的研发方向和产品推广。如果竞争对手的专利涉及白身的关键产品，则应进行侵权风险的评佔。2、及时提起专利无效请求，以清除障碍如果监测到的专利将影响到本金业关键产品的牛•产或销售，而H没有低成本的办法可以绕过或降低侵权风险，企业应出考虑对该专利提起专利无效请求，以扫清可能的

3、障碍。如果该专利不只影响一个金业，而可能影响一个行业，则应当考虑联合本行业的英他企业，共同捉起专利无效请求。中国企业在这方面冇诸多的成功案例，国内产业的联合可以起到抗衡国外大企业的作用。关于是否要等到对方提专利诉讼才无效対方专利的问题，企业应当根据具体情况进行选择。值得注意的是，一旦対方提起专利诉讼，作为被告已经失了先机，应诉同时还要启动无效程序，往往疲于应付，而且无效程序是否能使诉讼程序中止，完全由法院决定。实践中法院在被告提起无效程序后不中止审理而径行判决不在少数，无效程序能否起到牵制诉讼程序的目的是

4、未知数。企业必须考虑到无效程序还在进行而侵权判决已经落槌的可能，以及企业可能面临承担侵权的法律责任。3、搜集、保存现有技术或先用权的证据如果企业决定暂时不对监测到的专利提起无效程序，则应当搜集现有技术的证据以备抗辩Z需。现冇技术证据包括:专利和非专利文献，在先公开使川、销售的证据等。值得注意的是，鉴于法院对证据的形式和完整性的要求，在先使用或销售的证据较难取得（离专利申请的时间越长越难以取得）。企业应早作准备，以防被诉时处于彼动地位。除了在先使用或销售的证据外，企业应尽可能建立完备的档案制度。比如企业有研

5、发行为，应建立完整的研发档案，包括设计草图、图纸、产品原型图等；企业有新产甜、新方法上线时，应保留制造、销售该产站或使用该方法的证据，这些在专利侵权诉讼中都将成为有力的证据，支持企业先用权或现有技术的抗辩主张。4、对自己的创新积极申请专利保护企业在监测到竞争对手的专利后，有时会调整口C的技术方案以避免侵权。这种调整如果满足了专利的申请条件，企业应当及时申请专利保护。在专利申请中，企业应当尤瓦注意实用新犁专利的作用。实用新羽•对技术方案创造性的耍求不高，巾请成本低，授权快，鮫难被无效，极为适合处于研发资源劣

6、势的企业用于申请那些“小创新”。跨国大公司对这些“小创新”的币:视往往不够，仅巾诘一些基础专利，为后续他人巾请从属专利阳有很大的空间。中小企业应当注意利川这些空间，申请从属专利以扩充企业的专利筹码，在面临专利诉讼时争取和解甚至交叉许可、转被告为原告的可能。二、主动出击••面临诉讼威胁的应对1、不侵权之诉的捉起在收到对方律师函时，企业应核实对方的主体资格、权利状态以及自身是否存在侵权行为。从律师两或与律师的会见中评估对方起诉的町能性，同时还要评估对方的法律请求对自身朱产经营的影响，可能的商业解决途径，潜在的

7、诉讼地点及管辖法院对诉讼结果的影响等等。综合以上因素的考虑，如杲企业认为对方的法律请求将严帀;影响口身的生产经营，叫口倾向于本地法院管辖此案，企业应当及时提起不侵权Z诉，以占领先机。值得注意的是，各地法院对专利不侵权Z诉有不同的受理条件，比如律师函是否构成实质性的警告，原告是否已催告对方行使专利权但对方在一定期限内怠于行使等。企业应为按照为地法院的受理条件,遵循必要的程序，以顺利地提起不侵权Z诉。2、评估诉前救济程序启动的町能性诉前救济程序，包括诉前禁令、诉前证据保全、诉前财产保全。这些临时救济措施可能对

8、被请求人的生产经营行为可能产生极为严重的彫响。由于法院在授予临时救济措丿施时，不必然会听取被请求人的意见，因此没有冇效的防止这类措施发生的办法。企业可以做的只是评估可能性和做好准备。企业应征询律师的意见，在何种情形下以何种理由可以合理合法地控制搜查和扣押范围；其次，企业应当知会内部的高级管理人员，以防措手不及、严重影响企业正常的经营活动。3、主动寻求商业解决方案专利诉讼因其复杂性，是-•件耗时耗力的事。专利诉讼的终极目的是市场