关于专利法第33条的一点思考

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1、关于专利法第33条的一点思考作者姓名：刘佳作者单位：国家知识产权局专利局电学发明审查部摘要：在专利申请提出后，申请人可以对申请文件进行修改，但是修改应当遵循一定的原则，也即是不能超出原说明书和权利要求书记载的范围。那么如何判断是否超出了原说明书和权利要求书记载的范围呢？通常修改的时候不允许进行二次概括，那么二次概括是否一定超出了原说明书和权利要求书记载的范围呢？本文将尝试解答这些问题。关键字：修改超范围实施例权利要求概括记载引言专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修

2、改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。专利申请提出以后，申请人既可以主动对申请文件进行修改，也可以应国家知识产权局的要求对申请文件进行修改，之所以规定可以对申请文件进行修改，是因为在撰写申请文件过程中，难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷，对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性，影响公众对专利技术信息的利用，从而因不符合专利法及其实施细则的有关规定而不能被授予专利权。但是，无论是申请人主动还是应国家知识产权局的要求对申请文件进行修

3、改，都应当遵循一定的原则，在一定的条件和范围内进行修改，不能任意进行修改。所谓原说明书和权利要求书记载的范围，是指在申请日所提交的说明书（包括附图）和权利要求书所表达的内容，以及本领域技术人员从说明书和权利要求书所表达的内容中能够直接推导的内容。修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是指不得以增添、删节或者替换等修改方式，导致修改后的申请文件中增加了原说明书和权利要求书没有记载并且又不能从其中直接推导的内容。之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则，如果允许申请人对

4、申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公[1]平的后果。在发明实质审查和后续审查过程中，有大量关于修改超范围认定意见不一致的情况，那么“超范围”究竟如何界定，笔者将一个案例抽象化，展开一些讨论和思考。案情介绍一个复审案件A，实质审查过程发了两次审查意见通知书，均指的是超范围问题，虽然申请人提交了两次权利要求的修改，但是由于仍然没有克服所有的审查员提出的超范围问题，申请被驳回。该申请要提供一种可充电的触控笔，现有的一种触控笔，通过其向位置检测装置发送信号，从而判

5、断其位置，但由于其信号比较弱，所以容易被干扰，而通过内装电池的方式可以提供强信号，却需要更换电池，比较麻烦。于是提供一种可充电的触控笔，在其电量不足时，系统会判断该触控笔是否需要充电。若需要充电，就放在平板电脑的充电部上充电。问题的提出修改后的权利要求中记载了：计算机系统包括充电器。实审审查员认为，上述修改的权利要求中出现了：系统包括充电器，这是采用概括的方式限定出的一种系统，原说明书和权利要求书中的内容具体为：在实施例3,4,5中分别在不同的位置，以不同方式设置了充电器，将系统包括具体位置的充电器概括为“系统包括充电器

6、”超出了原说明书和权利要求书的范围。在原说明书的实施例3,4,5中，对于充电器的描述分别为：实施例三中，在输入区域的外侧，在输入板的上表面配置有充电部(支架)。实施例四中，在输入板上埋设有供电用线圈(交流磁场产生装置)。供电用线圈，例如是沿着与输入板的上表面平行的平面配置的环线圈，线圈作充电器用。实施例五中，在输入板型计算机的外壳上形成有用于收容触控笔的收容部，将触控笔插入其中可以为其充电。按照实审审查员的意见，申请人应当将权利要求修改得与具体实施方式一致才不超范围，因为，在具体实施方式中，充电器都是有具体位置的，而在权

7、利要求中没有对充电器的位置作出任何限定，这属于二次概括，超出了原说明书和权利要求书的范围。那么这里出现的“系统包括充电器”到底有没有超出原说明书和权利要求书记载的范围呢？是否属于二次概括？问题的分析二次概括，从申请流程的角度来讲，是指发生在专利申请递交之后，申请人通过修改所进行的概括，由于这种概括并不是申请文件撰写时所进行的概括，因此被称为二次概括。从保护范围的角度来看，二次概括是一种中间范围。原申请文件通常具有一个最大范围，同时描述了具体实施例，而修改过程中，出于对检索报告或者其他的考虑，原权利要求保护范围不能成立，但

8、申请人又不希望修改得与实施例完全一致，此时申请人通常会取一个中间范围，即构成了所谓的二次概括，那么这样的修改是否超范围？[2]目前存在三种观点：第一种观点认为对于修改过程中出现的二次概括应当禁止，持这种观点的理由主要是若不禁止二次概括，不能让申请人足够重视原申请文件的撰写，申请人可能一开始撰写一个很大的范围，随着与审