电学领域实用新型的保护客体探讨及撰写建议

《电学领域实用新型的保护客体探讨及撰写建议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、电学领域实用新型的保护客体问题探讨及撰写建议作者姓名：骆希聪张振军徐洁晶徐伟作者单位：上海专利商标事务所有限公司【摘要】：近年涌现的电学领域的实用新型专利申请可能会因涉及计算机程序而面临保护客体方面的缺陷。即便是经过初步审查授权后的实用新型专利仍然存在这类隐患。笔者探讨了对涉及计算机程序的电学领域实用新型专利保护客体的判断，尤其为规避授权后专利被无效的风险，对该类实用新型专利申请给出了一些撰写建议，以让实用新型专利具有更好的稳定性。关键词：实用新型、无效、保护客体、权利要求、计算机程序一、引言实用新型专利因其申请门槛低、审批周期短、实用价

2、值显著等优点，一直受到国内申请人的青睐。在近十年的中国专利申请中，实用新型一直占据了相当大的份额。另一方面，实用新型在专利许可、转让和侵权诉讼等实施实践占有不可忽视的地位，给申请人带来可观的回报。这让实用新型专利引起了更为广泛的兴趣，许多电学（例如集成电路、计算机、通信等）领域的申请人加入了积极申请实用新型专利的行列。这些领域的申请人将实用新型专利的申请范围向结合计算机程序的产品拓展。在这些积极的申请实践的同时，一直出现扩大实①用新型的保护客体的范围的呼声，例如将实用新型专利扩大到保护所有产品；又如在现有专利法的规定下，对于产品的形状、构

3、造的改进给予更为宽松的解释，以给予计算机程序产②品以实用新型保护。但这些对申请人更为友好的意见还没有成为得到立法和行政部门的响应。到目前为止，专利法规定的实用新型专利仅仅保护产品的形状、结构方面的改进。许多电学领域的实用新型专利申请由于涉及计算机程序，可能面临保护客体方面的实质性缺陷。为了应对这一形势，国家知识产权局的实用新型审查部门近两年适应性加强了涉及计算机程序的实用新型保护客体方面的理论研究和审查实践，初步建立了一个可行的审查思路。这使得实用新型在保护客体方面的审查有相对可预期的结果，并让授权的实用新型在保护客体方面有相当的稳定性。

4、但是笔者也注意到，由于涉及计算机程序的判断的可操作性不高，仍然①柴爱军.实用新型专利保护研究，中国政法大学，2010.②毛力，钱慰民等.给予计算机程序产品以实用新型保护的可行性探讨，2013年中华全国专利代理人协会年会暨第四届知识产权论坛论文汇编第四部分，2013.1要受审查部门的审查尺度时间变化以及审查员个人影响明显，即使获得授权的实用新型专利仍然存在保护客体方面的隐患。这导致实用新型专利在面对无效宣告程序时处于十分不利的境地。鉴于此，笔者结合自身的工作经验，探讨如何撰写出稳定的电学领域实用新型专利申请，以应对可能的无效宣告程序。二、涉

5、及计算机程序的改进判断浅析关于实用新型的保护客体，即实用新型的定义，是在《专利法》第2条第3款中规定的：①实用新型，是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。根据《专利审查指南》的解释，实用新型专利“仅保护针对产品的形状、构造提出的改进技术方案”。具体来说，实用新型的权利要求“可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包含方法的步骤、工艺条件等”，但是“如果权利要求中既包含形状、构造特②征，又包含对方法本身提出的改进，……不属于实用新型专利保护的客体。”电学领域中经常涉及的计算机程序或协议（以下简称为计算机程序

6、）被视为一种方法。根据审查指南对于专利法的解释，实用新型的权利要求可以用计算机程序来限定产品，但是不能包含对计算机程序本身提出的改进，否则将视为对方法本身提出的改进。而在电学领域中，权利要求往往借助对组成部件所实现的功能进行描述来表达组成部件的技术特征，如果仅仅记载组成部件结构、连接关系等符合形状、构造要求的特征，反而难以清楚地表达技术方案中组成部件的功能和效果。由于电学领域的这一特点，在撰写权利要求时用功能性限定可以使权利要求更加清楚和简要。在《专利审查指南》中，也允许使用功③能或者效果限定实用新型。然而也正是由于功能性限定不是直接限定

7、产品的形状、构造特征，在有些情况下存在是否“涉及计算机程序的改进”的问题。目前《专利审查指南》对于涉及计算机程序的实用新型申请的保护客体问题，没有像发明申请那样特别做详细规定，也就没有关于判断涉及计算机程序的改进的操作规范。关于实际审查思路，我们可以从来自实用新型审查部门的审查员的观点来管中窥豹：“判断权利要求中的功能模块是否明显包含对计算机程序或协议本身作出的改进。审查员一般结合说明书和本领域公知常识判断每个功能模块是否包含对计算机程序/协议本身作出的改进。只要其中一个功能模块明显需要利用计算机程序或者协议实现其功能，则认为该权利要求所

8、要求保①中华人民共和国专利法，2008，知识产权出版社.②中华人民共和国国家知识产权局，《审查指南》2010，第一部分第二章，第6.1节.③中华人民共和国国家知识产权局，《审查指南》2010，