对审查意见通知书中有关创造性的问题进行答复的实证分析

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1、对审查意见通知书中有关创造性的问题进行答复的实证分析专利代理人在审查员发出的第一次审查意见通知书中涉及发明不具备创造性的问题时，代理人应如何进行答复才对申请的前景更为有利？为了回答这个问题，我们首先对创造性的评判标准进行分析，然后再通过在审查工作中遇到的几个案例谈谈自己在这方面的体会。一、创造性评判专利代理人在审查员发出的第一次审查意见通知书中涉及发明不具备创造性的问题时，代理人应如何进行答复才对申请的前景更为有利？为了回答这个问题，我们首先对创造性的评判标准进行分析，然后再通过在审查工作中遇到的几个案例谈谈自己在这方面的体会。

2、一、创造性评判的关键点从理论上讲，创造性的判断应当是一个客观的结果，而事实上，对于涉及创造性的问题，由于其需要判断的是若干现有技术的结合使发明或者实用新型的技术方案对于所属领域的技术人员来说是否是显而易见的，因此它比新颖性判断更困难、也更容易受到主观因素的影响。现有技术取决于检索水平，通过检索可能得到影响本发明新颖性、创造性的对比文件，随后是将检索到的对比文件公开的技术方案与本发明的技术方案进行对比，由于检索到的对比文件是客观存在的，因此比较本发明的技术方案与现有技术之间的差异也是一个比较客观的过程，受主观因素影响较小。判断的难

3、点则在于显而易见，即在于，本领域技术人员是否具有充足的、令人信服的理由将这些对比文件的内容结合在一起[1]，即能否在上述已得到的客观事实的基础上，对该发明技术方案的显而易见性作出判断，这种判断的依据有时会有些抽象，而尽管审查员已做到了尽自己所能地将主观因素降至最小、以便客观公正地评价申请人对社会做出的贡献。但由于审查员只是努力站在一名理想化的“本领域普通技术人员”角度来进行审查的、其本身并非一真正的理想化的“本领域普通技术人员”，终究不可能完全脱离现实生活、而是会受到真实存在的每位审查员自身知识背景的影响，因而使得这种判断不可避

4、免地会掺杂有一些主观的因素。对于这些主观因素的影响便需要申请人与审查员通过审查过程中的不断沟通来消弭、从而达到专利法所要求的理想化状态——完全客观地对申请人的发明的创造性进行评价。实践中我们发现，影响审查员对发明技术方案的显而易见性判断的因素除了包括审查员对发明申请的理解程度、申请文件的撰写质量等外，申请人与审查员之间切实有效的沟通也是非常重要的。而这除了需要审查员将所检索到现有技术与所审查的申请之间是否存在创造性进行具体分析之外，尤为关键的一点是需要申请人就审查员所提出的意见进行有针对性的答辩。这是因为申请人亲身参与了该申请的

5、研发，对发明的技术方案本身和现有技术必然有更深刻的了解，当然也更能够找到与本发明和审查员所引用的对比文件之间的差别，从而通过对这种差异所实际解决的技术问题和所带来的技术效果的分析和阐述来充分说明该技术方案相对于审查员所引用的对比文件的非显而易见性。这样，通过申请人对审查员的“审查意见通知书”的意见陈述，便使得审查员可更透彻地理解发明、使得审查员对创造性的判断更接近于客观真实。二、案例分析【案例1】该案例涉及一种X射线CT装置，由于X射线CT装置中X射线管温度的升高导致X射线的入射位置发生变化，使得X射线检测单元的灵敏度发生变化，

6、图像会产生赝象，因此在X射线检测元件中设置两个预定X线检测元件，用于得到输出信息以提供X射线入射位置信息（参见图1）。两个预定X线检测元件被分为两组，并沿体轴将X射线入射平面分为两部分，第一X射线屏蔽罩设置在第一组的第一部分，第二屏蔽罩设置在第二组的第二部分，即将检测元件按十字划分为四个矩形区域，在其中两个对角的矩形区域上提供屏蔽罩（如图1中3d所示），检测两个上部区域和两个下部区域检测信号的差值，根据该差值判断X射线管的焦点偏移情况。图1审查员检索到一篇对比文件，该对比文件也涉及一种X射线CT装置（参见图2），其包括用于获取焦

7、点偏移信息的检测元件阵列，其检测元件也分为两组，一组检测器上设置有三角形的屏蔽罩，它接受的X线量随焦点在Z方向的高度的变化而变化。另一组未设置屏蔽罩，它接受的X线量不随焦点在Z方向的高度的变化而变化。当X线源焦点向上偏移、照射到三角形偏向顶点的区域时，被屏蔽罩覆盖的区域减小，检测元件的X线接收量增大。反之，当X线源焦点向下偏移，照射到三角形偏向底边的区域时，被屏蔽区域增大，检测元件的X线接收量减小，从而通过覆盖屏蔽层的检测元件接收到的信息与未覆盖屏蔽层的参考检测元件接收到的信息的差异反映X线入射位置信息。图2对比文件与本申请涉及

8、相同技术领域，解决的技术问题相同，并且都采用了两组屏蔽罩，区别在于屏蔽罩的形状不同。审查员在第一次审查意见通知书中指出，权利要求1与对比文件之间的区别仅在于权利要求1用两块对置的长方形屏蔽罩替换了对比文件中的三角形屏蔽罩，这种替换属于本领域常用技术手段。申请人针