专利救济与侵权诉讼

《专利救济与侵权诉讼》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、專利救濟與侵權訴訟益思科技法律事務所劉承慶律師2005/11/13@南台科技大學專利的救濟專利被核駁或撤銷而發生救濟必要的原因：審查：專利法第44條規定：「發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十條第一項、第二項、第三十一條、第三十二條或第四十九條第四項規定者，應為不予專利之審定。」舉發：專利法第67條第1項規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。二專利權人所

2、屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三發明專利權人為非發明專利申請權人者。」專利審查及救濟流程(一)（資料來源：經濟部智慧財產局）專利審查及救濟流程(二)舊專利法有關「異議」的規定：舊專利法第41條規定：「公告中之發明，任何人認為有違反……者，自公告之日起三個月內，具備異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」由於舊法異議的所規定的法定事由及處理程序，與舉發幾乎相同，故92年修法時予以刪除，並自93年7月1日起生效，故除93年7月1日前提起的異議案，目前仍審查中的以外，已無提起「異議」程序的可能，不論對公告中審請案或已取得的專利，均

3、進行舉發程序。專利救濟原則上為行政救濟程序：對專利申請所為的「核駁」，與因舉發案所為對專利權的「撤銷」，兩者的性質均為行政機關（智慧財產局）所為的行政處分，故應以行政救濟程序尋求救濟。專利的訴願訴願人：專利申請人（核駁）或專利權人（舉發撤銷）。訴願審理機關：經濟部。訴願提出期限：收受再審查決定（核駁）或撤銷專利權處分（舉發撤銷）送達後30天內提出。訴願所欲達成的效果：申請核駁案：撤銷核駁處分，由智慧局重新進行審查。舉發撤銷案：撤銷撤銷處分，專利權效力回復。專利審查基準彙編專利救濟的核心，其實就是要確定系爭專利權究竟合不合於專利要件，行政機關進

4、行審查的依據，即為「專利審查基準彙編」。專利審查基準彙編：性質：行政規則（有外部效力）。內容：包括單一性的認定、專利要件的審查、特殊專利（電腦軟體、生物、化學的發明）的審查原則等。救濟程序中可能面臨的攻擊策略舊專利法可運用舉發車輪戰：未有如現行專利法第67條第4項「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發」之規定，以致於遭侵權指控的個人或廠商可以以同一事證進行舉發車輪戰，製造專利權人的困擾並付出大量成本。現行專利法仍可運用的策略：依據專利法第73條規定，專利撤銷須待行政救濟期限經過或程序完畢後，始產生確定效力，發生專利自

5、始無效的效果，因此在舉發成功但撤銷尚未確定前，多數利害關係人可繼續以同一事證再行舉發，依然可以發揮車輪戰攻勢。專利侵害訴訟概說專利侵害訴訟為民事訴訟：專利法第84條第1項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」其性質則兼具民法第184條侵權行為損害賠償請求權以及第767條物上請求權的雙重性質。請求權人除專利權外，專屬被授權人依同條第2項規定，亦得單獨提起訴訟。在時效方面，依據專利法第84條第5項規定，為自請求權人知有行為及賠償義務人時起二年，或自行為時起十年，與一般侵權行為相同。專

6、利侵權訴訟stepbystep(一)侵害的發現與確認：取得產品與確認來源進行初步的專業鑑定證據保全：證據保全：依據民事訴訟法第368條第1項規定：「證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。」且此一聲請可以在起訴前為之（同法第369條第1項參照），因此若能向法院釋明理由，可發揮類似於刑事搜索扣押證據的效果。專利侵權訴訟stepbystep(二)損害擴大的防止：假扣押：專利法第86條第1項規定：「用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被

7、侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。」且依同條第二項規定，此一假扣押聲請，法院應准予訴訟救助。假處分：雖說假處分一般而言僅是定一暫時狀態，不能以金錢提供擔保而取消假處分保全程序，但由於專利侵害訴訟常常是以保全終局的損害賠償為目的，因此實務上還是有許多被告供擔保以撤銷假處分的情況發生。專利侵權訴訟stepbystep(三)寄發侵權警告信：目的：證明侵權人行為屬於故意，以便依據專利法第85條第3項規定請求損害額以上的賠償（至多三倍）。限制：依據公平交易委員會86年公法字第01672號函所頒佈的「審理事業發侵害著作權、商標

8、權或專利權警告函處理原則」，警告函內容必須明確說明專利範圍，並具體說明受侵害事實。違反前述限制的後果：可能遭到公平交易委員會依據公平交易法第24條「除本法另有規定者