中美专利创造性判断方法比较探究

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1、中美专利创造性判断方法比较探究在中国和美国现有的专利法框架下，相同发明的创造性，在中国和美国会得出不同结论的可能性有多大，这个问题的认识需要以两国专利创造性判断方法的比较为基础。本文拟对中国和美国的专利创造性判断方法进行初步的比较研究，以供相关人士参考。在我国，专利的创造性判断是专利授权确权审判的重点和难点；在美国，也是专利侵权抗辩理由是否成立经常涉及的重要问题。经济的一体化和互动性不断增强，越来越多的发明同时在中国和美国申请专利。专利权人当然希望相同的发明在中国和美国受到相同的保护，因此，发明人对于包括专利创造性在内的专利实质性条件在中国和美国的统一协

2、调有实际的需求。目前，世界知识产权组织的专利法常设委员会(SCP)正在努力促进专利法的实体统一，但短期内难以有结果。一、中国和美国专利创造性判断方法概述我国的专利创造性判断方法主要体现在国家知识产权局制定的《审查指南》中，以及人民法院在审理专利授权确权案件的判决中；而美国的专利创造性判断方法，更多地体现在司法判例中，美国专利商标局的《审查指南》更多地只是对司法判例规则的归纳。(一)中国的专利创造性判断方法我国1993年《审查指南》并未规定创造性判断的具体方法，但在2001年《审查指南》中首次规定了“判断要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见”的三个

3、步骤：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。2006年《审查指南》和2010年《专利审查指南》专门规定了突出的实质性特点的判断方法，上述三个判断步骤的规定没有变化。为了判断创造性，欧洲专利局通常应用“问题一一解决”方法。这种方法包括：（1）认定最接近现有技术；（2）认定相对于最接近现有技术发明申请取得的技术效果；（3）认定发明申请想要取得的结果为要解决的技术问题；（4）判断根据《欧洲专利公约》第54条第（2）款规定的现有技术，本领域技术人员是否被教导用发明

4、申请的技术特征去获得发明申请取得的技术效果。显然，我国的专利创造性判断方法借鉴了欧洲专利局的规定。虽然我国《审查指南》规定了创造性判断方法和步骤，但《审查指南》只是部门规章，在诉讼程序中可以为人民法院参考适用，但人民法院并不必须遵守。人民法院如何判断创造性，并没有法律或行政法规进行规定，最高人民法院也没有制定相应的司法解释。在司法实践中，人民法院的很多判决都严格按照三步法来判断创造性。但是，也有的判决并不严格按照三步法来判断创造性。（二）美国的专利创造性判断方法美国最高法院在1966年的Graham案对《专利法》第103条加以解释，提出了非显而易见性判断

5、的“Graham要素”：决定现有技术的范围和内容；明确现有技术与所审查的权利要求之间的区别；确定本领域技术人员的水平。商业上的成功、长期渴望解决的技术需求、他人的失败等辅助判断因素，可以用来评价专利申请的技术方案所处的技术背景。正如美国最高法院在KSR案中所述，虽然这些要素的顺序在每个案件中是不相同的，但Graham要素一直被用于界定创造性的要件。美国《审查指南》要求审查员按照"Graham要素”进行非显而易见性的审查。联邦巡回上诉法院为了使创造性判断更加协调一致，采用了关税和专利上诉法院1961年首次确立的“教导——启示——动机”检验法。最高法院在KS

6、R案中重新肯定了Graham案确定的创造性判断框架，但认为联邦巡回上诉法院在适用"教导一一启示一一动机”检验法过程中过于生硬和形式化，提出了修正的适用意见。（三）概括比较美国创造性判断方法的特点在于，强调认定本领域技术人员的水平，强调辅助判断因素在一开始就应当用于认定技术背景，而且在最后的判断步骤上一般会使用“教导一一启示一一动机”检验法。我国和欧洲专利局的特点在于强调认定客观技术问题，而且在最后的判断步骤上一般会使用"主观能一一客观能”方法。因此有学者认为，欧洲专利局所采用的“问题——解决方法”与美国的创造性判断方法相比，多了些逻辑判断，少了些经验判断

7、，体现了大陆法系法学思维中的强烈形式理性。二、专利创造性判断方法的实质性趋同我国的专利创造性判断方法不但借鉴了欧洲专利局的相关规定，也借鉴了美国的判例法。这可以体现为几处明显的法律移植，而且，在实践层面上，我国与美国在专利创造性判断上也在几个方面有实质性相似，这表明我国与美国在专利创造性判断方法上呈现实质性相同的趋势。（一）法律移植的体现法律移植的第一个体现是我国在专利创造性判断中对非显而易见性标准的采用。1952年美国《专利法》第103条规定了非显而易见性标准，我国《审查指南》也采用了非显而易见性标准。《审查指南》关于“突出的实质性特点”的判断规定：判

8、断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明