答复与修改-成都杨国鑫

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1、实质审查意见陈述书撰写及专利申请文件的修改国家知识产权局专利局杨国鑫yangguoxin@sipo.gov.cn主要内容第一节实质审查程序第二节对实质审查意见通知书的陈述第三节申请文件的修改考试注意事项*第一节实审程序阅读/理解文件检索全面审查第一次审查意见通知书继续审查授权驳回答复/修改视撤恢复复审后的前置审查/继续审查电话讨论/会晤*第二节对实质审查意见通知书的陈述意见陈述书的概念和组成意见陈述书的作用和要求意见陈述书正文的撰写意见陈述书的其它注意事项*意见陈述书的概念和组成概念组成标准表格意见陈述书正文附件**意见陈述书的：作用要求（1）总体要求（2）具体要求*作用与审查员

2、进行交流和沟通的方式和桥梁记载和反映了专利申请审查的过程作为维护委托人的利益的见证*（1）总体要求观点明确说理有力符合逻辑用语规范评述全面*（2）具体要求A、能够让人理解（a）重点突出（b）层次分明（c）论据充分（d）说理透彻B、陈述书中针对所有审查意见进行陈述C、明确告知所做的各种修改及具体理由*意见陈述书正文的撰写一、撰写前的准备二、撰写意见陈述书正文（一）一般格式：（二）意见陈述书中的几类主要实质性缺陷（三）意见陈述书的撰写练习*一、撰写前的准备理解申请内容和保护主题阅读审查意见通知书、对比文件的内容并进行分析明确审查员的倾向性意见(1)肯定性结论(2)不定性结论(3)否定性

3、结论向委托人转达审查意见商定具体的陈述意见*（一）一般格式：1、起始部分2、评述部分3、结尾部分*（二）意见陈述书中的几类主要实质性缺陷1、没有新颖性或创造性(A22.2或3)2、得不到说明书支持(A26.4)3、缺少必要技术特征(R21.2)4、未清楚限定保护范围(R20.1)5、说明书未充分公开(A26.3)6、单一性（A31）7、不授权主题(R2、A5或25)*8、修改超范围（A33）9、同样的发明创造只能被授予一项专利(R13.1)（二）意见陈述书中的几类主要实质性缺陷*2、得不到说明书支持(A26.4)功能性概括上位概括数值范围说明书中未记载*4、未清楚限定保护范围(R2

4、0.1)权利要求类型纯功能性权利要求文字表达不清楚引用关系错误*7、不授权主题(R2、A5或25)智力活动规则与方法疾病的诊断方法疾病的治疗方法不符合发明定义*9、一项发明一项专利权(R13.1)符合授权条件，存在与本申请权利要求相同的已授权专利（一般为实用新型）：此时提交《放弃专利权声明》即可有可能是预防性提醒或审查员认定有误（对于存在R13.1问题的申请，代理人或申请人应当注意授权表中的如下内容）“6.申请人于×年×月×日提交了专利号为×的“放弃专利权声明”。经审查：同意进入放弃专利权的审批程序。申请人声明放弃的专利权将自本发明授权公告之日起予以放弃生效。未进入放弃专利权的审批

5、程序。经审查，申请人声明放弃的专利与本发明专利不属于相同的发明创造，符合专利法实施细则第十三条第一款的规定。”*（三）意见陈述书的撰写练习*意见陈述书的注意事项答复期限：一通4个月，中通2个月，及时答复论述新颖性和创造性时，不针对权利要求，而只简单地论述其发明本身如何，可能造成申请被随后驳回。逐条对通知书指出的问题进行答复,避免遗漏造成因已符合听证原则而被驳回。泛泛地论述发明具有怎样怎样的效果，而不是以权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案进行对比，也就是，不进行特征对比。这种情况也可能被随后驳回。*第三节对申请文件的修改修改的时机修改的要求不允许的修改*发明专利申请修改

6、的时机18个月公布之前的修改—申请人对申请文件进行主动修改或在初审期间应专利局的要求作出修改（法37条）三年之内提出实质审查请求时的修改—申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，对发明专利申请可以进行主动修改的—细则51条1款答复审查意见通知书时的修改分案申请时提出的修改请求复审或对无效请求进行意见陈述时的修改*发明专利申请修改的时机答复审查意见通知书时的修改申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后可修改专利申请文件，但是，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改—细则第51条第3款然而，对于虽然其时

7、机或方式不符合专利法实施细则第五十一条的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于缩短审查程序。但是，当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和原权利要求书记载的范围，也不能被视为经审查员同意的修改—指南第二部分第八章5.2.1节*修改的总体要求专利法33条申请人可以对专