创业团队的职务发明风险规避.doc

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1、创业团队职务发明风险规避1.创业孵化基地的职务发明风险规避方案i.团队自检：创业团队根据职务发明的司法解释进行创业项目的自我判断1.孵化基地对创业团队进行“职务发明”的司法培训2.创业团队自检3.若是职务发明，自行退出ii.单位审核：建立原单位的职务发明审核程序，具体要点如下1.和创业团队的原单位就“职务发明”的司法定义进行深度告知和沟通，主要包括：a)“执行本单位的任务”完成的发明b)“利用本单位的物质技术条件”完成的发明2.由原单位自行评估创业项目是否为“职务发明”，评估要点为：a)本职工作b)单位除本职工作外交付的其他任务c

2、)主要利用本单位的物质技术条件d)利用本单位的物质技术条件3.由原单位出具具有法律效率的证明材料，认定为该项目为“非职务发明”，供基地备案4.由原单位和创业团队订有合同约定，约定创业项目虽然“利用本单位的物质技术条件”，但是对于专利权归属做出归属发明人、设计人的决定5.发明人、设计人利用了本单位的物质条件，但与单位订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出了归属发明人、设计人约定的，应从其约定，归属发明人、设计人iii.事后程序：1.经过“团队自检”和“单位审核”之后，孵化基地认定该创业项目为“非职务发明”，此“非职务发明”未来

3、的成果与收益与创业团队的原单位无关2.如果原单位在未来对该“非职务发明”提出司法异议，需遵循谁主张，谁举证的原则，单位需要举证证明有关“职务发明”的几个要点：a)“本职工作”b)“单位除本职工作外交付的其他任务”c)“主要”、“利用”和“本单位的物质技术条件”2.职务发明司法解读a)要认定职务发明，首先要确定单位与发明人是否有职务发明意义上的雇佣关系（“雇佣关系”）b)雇佣关系包括：如以工资或福利作为对价来获取发明人的服务，或者企业支配和管理该发明人的工作任务，都有可以形成雇佣关系；包括：正式员工、临时工（借调，外聘）、返聘工、股

4、东（所取得的工资、福利并不是股息派发方式）、无劳动合同员工等c)雇佣关系成立，员工的发明包括i.“执行本单位的任务”完成的发明ii.“利用本单位物质技术条件”完成的发明iii.其它发明d)同时职务发明还包括：退职、退休或调动工作后一年之内做出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造e)对于“执行本单位的任务”完成的发明，只要雇佣关系成立，雇主享有员工因“执行本单位的任务”完成的发明的所有权f)对于“利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造，双方可以约定权属,有约定随约定。在无约定的情况下，雇主享有员工“主要利用本

5、单位的物质技术条件”完成的发明创造的所有权。g)“执行本单位的任务”的解读i.“本单位的任务”包括职工的“本职工作”和“单位除本职工作外交付的其他任务”。ii.在履行举证责任时，雇主“应当提供明确的证据表明曾经安排发明人或设计人从事技术开发工作，或者分配其从事本职工作之外的技术开发任务”iii.“本职工作”是指；发明人在本单位所担负的工作职责范围内的任务，其个人所学专业以及本单位的工作性质、业务工作范围、经营范围等均不应纳入发明人个人的“本职工作”范畴iv.对于“除本职工作外单位交付的其他任务”的认定，多数法院要求证据证明该任务是

6、“明确的、具体的，单位要有在人、财、物方面的具体计划与安排”a)“利用本单位的物质技术条件”的解读i.众多单位无法充分利用企业资源，但同时发明人却苦于资源短缺。有鉴于此，《专利法》允许单位与员工就使用单位物质技术条件完成的发明的权属进行确定ii.《专利法》第六条规定单位享有员工主要使用单位物质技术条件完成的发明的所有权。iii.根据谁主张谁举证原则，单位需要举证证明“本单位的物质技术条件”、“利用”和“主要”这三个要点。iv.“本单位的物质技术条件”包含了雇主的资金、设备、零部件、原材料和不对外公开的技术资料等，也就是有形的物质条

7、件和无形的秘密技术资料。秘密技术资料指的是单位内部情报或资料，如技术档案、设计图纸和新技术信息。v.所谓“利用”，就是有目的的使用。在司法实践中，法院一般要求雇主提供直接的证据来证明“使用”，而不能因有利用实验室的便利条件就推导出利用了实验室的结论，并且，发明人“使用”的时间必须在发明完成之前。vi.“主要”这一要素体现在单位的物质技术条件与发明创造的关系上。法院在判定“主要”这一要素时的标准是所使用的物质技术条件是完成发明创造所必须依赖和不可缺少的，缺少这种物质技术条件，该发明创造就可能完不成。2.相关法律条款a)“本单位的工作

8、人员包括临时工作人员，例如从其他单位借调、聘请来的人员。虽然这些人员的编制和工资关系在其他单位，但借调单位、聘用单位实际上是把他们纳入本单位的工作计划的，所以在完成该单位所分配工作的情况下，应当视为本单位的工作人员。”——《新专利法详解》第32页。