发明专利申请实质审查--吴观乐

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1、发明专利申请实质审查对审查意见通知书的答复（意见陈述书和对专利申请文件的修改）2010年4月主要内容一审查意见通知书简介二答复审查意见通知书时的主要工作三专利申请文件的修改四意见陈述书的撰写五对通知书中几类主要实质性缺陷的处理六法、细则、指南修订对发明申请和实审的影响审查意见通知书简介审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书（又称中间通知书）。审查意见通知书包括标准表格、正文，此外还可以包括附件。标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见

2、、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。表格4表格6审查意见通知书简介审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书（又称中间通知书）。审查意见通知书包括标准表格、正文，此外还可以包括附件。标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景

3、时还指出专利申请文件存在的其他问题。答复审查意见通知书时的主要工作1.阅读审查意见通知书2.对审查意见通知书的内容及引用的证据进行分析3.向委托人转达审查意见4.撰写意见陈述书和修改专利申请文件5.审查意见通知书答复期限的监视答复审查意见通知书时的主要工作（续）1.阅读审查意见通知书（1）明确该通知书对申请文件的总体倾向性意见：肯定性、不定性、否定性。可从三个方面了解总体倾向性意见：标准表格，正文内容、正文结尾。（2）阅读重点放在审查意见通知书中所指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求的评价上。不仅要知道审查员对每个权利要求和说明

4、书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。（3）对审查意见通知书中提出的所有意见进行归纳整理。答复审查意见通知书时的主要工作（续）2.对审查意见通知书的内容及引用的证据进行分析（1）仔细研究审查意见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析，从而正确地理解通知书指出的缺陷，以便转告委托人。（2）分析判断审查意见是否正确，以便向委托人提出初步建议和商讨审查意见通知书答复的应对策略（包括要否对专利申请文件进行修改）。答复审查意见通知书时的主要工作（续）向委托人

5、转达审查意见（1）对不影响专利保护范围的形式缺陷，按照通知书要求作出修改后请委托人确认。（2）对于实质性缺陷，根据对审查意见的分析结果采取不同的审查意见转达方式。（i）审查意见正确，申请无授权前景；（ii）审查意见基本正确，适当修改文件有可能取得授权；（iii）审查意见明显错误；（iv）审查意见可以商榷。（3）在转达审查意见时，要求委托人注意答复期限。答复审查意见通知书时的主要工作（续）4.根据委托人的指示修改申请文件和撰写意见陈述书委托人指示的三种类型：不同意修改申请文件，指出修改方向委托代为修改，给出具体修改意见；对委托人

6、指示的分析：代理人与委托人意见基本一致，申请文件修改仍未克服缺陷，申请文件修改过多而导致保护范围过窄；必要时再与委托人交换一次意见，与委托人意见不一致时应当服从委托人的决定。答复审查意见通知书时的主要工作（续）4.根据委托人的指示修改申请文件和撰写意见陈述书（续）根据委托人的指示，开始着手答复审查意见阶段最重要的两件工作：修改专利申请文件；撰写意见陈述书。答复审查意见通知书时的主要工作（续）5.审查意见通知书答复期限的监视由于不按期对审查意见通知书作出答复将会导致专利申请被视为撤回，因此在答复审查意见阶段应当监视审查意见通知书

7、的答复期限（第一次审查意见通知书的答复期限为4个月，再次审查意见通知书的答复期限为2个月）。如果来不及答复，应当在期限届满前提出延期请求，并缴纳有关费用。专利申请文件的修改1.答复时修改专利申请文件的总体原则（1）消除通知书中所指出的且确实存在的缺陷；（2）尽可能争取较宽的保护范围；（3）符合法、细则和指南中有关修改专利申请文件的规定；（4）注意修改后的申请文件不要出现新的不符合法、细则和指南中有关专利申请文件相关规定的情况。2.答复时修改申请文件的规定专利法三十三条对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载

8、范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括：原说明书和权利要求书文字记载的内容；根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。修改的内容与范围不符合法三十三条的规定，则这样的修改不能被允许。专利申请文件的修改（续）2.答复时修改申请文件的规