看商标淡化之进展--由美国判例谈起

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1、看商标淡化之进展--由美国判例谈起一、概述所谓「商标淡化理论」，依一般学说定义为：「跨领域的生产者或服务者，在未经著名商标权人之许可下，使用与该著名商标相同或近似之标示，而使消费者纵使对该标示不至于与著名商标产生混淆误认，但因其不当使用，将会对著名商标之识别性或信誉造成减损，最终带来损失者。」其中将保护客体限缩至仅限于对著名商标之保护，乃因商标淡化理论本属原混淆误认理论之扩张，对于混淆误认原则的扩张，势必会影响既有的交易秩序，以及对利益冲突不明显市场交易自由之程度有所排挤；基此，为维护交易市场自由竞争的秩序，应局限于保护程度较高之著名商标。贰、法源美国美国是世界上率先进行商标淡化立法

2、的国家，麻州于1947年制定第一个商标淡化法(TrademarkDilutionAct)，随后其他各州亦颁布与商标淡化相关之法令。联邦为使商标淡化相关法令之效力能够提升至联邦法的层次，以便规范全国，并且避免不同州采行的实务见解不同而生分歧，国会遂于1995年修定TheLanhamAct(即美国商标法令)，对著名商标的淡化理论给予明确且统一的法令依据，该法令亦称FederalTrademarkDilutionAct(FTDA)(即联邦商标淡化法)。1联邦商标淡化法(FTDA)施行后，许多州法院(FederalCourt)及联邦巡回法院(FederalCircuitCourt)便引用该法

3、案之相关规定于案件判决中，在立法例采案例法(Case-law)的背景下，实务渐渐发展出商标淡化案件采用的10个判断基准，如联邦第二巡回法院1999年Nabisco,Inc.v.PFBrands,Inc.,191F.3d208(2dCir.1999)、联邦第四巡回法院1999年RinglingBros.-Barnum&BaileyCombinedShows,Inc.,v.UtahDiv.ofTravelDevelopment,170F.3d449,461(4d.Cir.1999)，便引用该10个判断基准。先使用商标之显着性商标间相似程度产品的相近程度及其缩小差距的可能性先使用商

4、标之显着性、与在后商标的相似度及产品相近程度之相互关联性消费者与地理区域的区隔消费者的辨识能力实际混淆在后商标的品质对于在后商标使用者的伤害及在先商标使用者的迟延在先商标对于为维护自身商标权利的疏忽2其中第1点到第4点着重在著名商标与第三人使用之商标与两者商品之比对，例如商标之近似程度、商品之类似程度；第5点到第7点则着重在消费者的辨识能力；第8点到第10点则为其他综合因素，例如商标权人或第三人之行为。第7点实际混淆之要件，早期较有争议。所谓实际混淆，系指著名商标权人倘欲主张其商标因未经授权之第三人使用而因此被淡化并受有损害者，须提出消费者对于该著名商标与第三人之商标实际

5、上有被混淆误认之情，始得主张其商标有被淡化。嗣后2003年美国联邦最高法院于Moseleyv.VSecretCatalogue,Inc.,123S.Ct.1115乙案中，甚至对该要件作更为限缩的解释；于该案中，联邦最高法院拒绝采用联邦第六巡回法院认为「仅使消费者产生精神上的联想(mentalassociation)即足以构成混淆误认」之见解，甚而依字面解释，创造了「第三人之使用需实际淡化(actualdilution)该著名商标」之新见解，可谓远远提高了原本「混淆误认之虞即足」的标准。正因实务如此之发展，在商标淡化案件中，著名商标权人除须证明其商标之识别性或信誉与第三人未经授权之使用

6、有因果关系外，尚须证明消费者主观上已对著名商标与第三人之商标产生混淆误认，对著名商标权人之举证责任造成极大负担。基于前述理由，联邦商标淡化法(FTDA)实施一段时间后，不免产生实务见解的歧异，如判断有无淡化是否须有具体事实抑或只须有产生淡化之虞即可，美国国会遂于2006年10月6日再度通过了TrademarkDilutionRevision，即商标淡化修正3案，对商标淡化的相关规定进一步具体化。具体而言，若商标构成近似，著名商标权人可主张淡化的机会当较昔日为高。台湾地区台湾地区有关商标淡化之相关规范首次出现在民国92年的商标法修正案，明文规定于商标法第23条第1项第12款：「相同或近

7、似于他人著名商标或标章，有致相关公众混淆误认之虞，或有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者，不得注册。但得该商标或标章之所有人同意申请注册者，不在此限。」其后，智慧财产局商标权组于96年11月订定「商标法第23条第1项第12款著名商标保护审查基准」，明订商标淡化之审查应斟酌下列各项：商标近似之程度商标被普遍使用于其他商品/服务之程度著名商标先天或后天识别性之程度其他参酌因素参、标淡化的类型使著名商标识别性减损之虞所谓减损著名商标识别性之虞系指著名