企业向外申请管理

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1、企业向外专利申请管理TheadministrationofforeignpatentapplicationsfromEnterprises李灵洁作者单位：北京康信知识产权代理有限责任公司向国外申请专利面临复杂的申请程序，高昂的费用，同时控制案件质量的风险和成本也很高昂。因此，中请人在决定进行向外中请前，需要考虑很多因素，以决策是否进行向外中请，如何选择合适的中请地域、中请时机和中请途径；在提交向外申请后，需要对案件的时限、质量以及不同国家的特殊情况进行分类管理，以控制案件质量，和节省费用。【摘要】

2、本文介绍了向外申请的特点、向外申请决策需要考虑的因素，向外申请途径的优缺点等方面，以帮助申请人对向外申请进行更合理的决策和更科学的管理。【关键词】:向外专利申请、向外专利申请决策、向外专利申请管理、一、向外申请趋势及特点根据世界知识产权组织公布的数据，我国2010年PCT申请量世界排名升至第四。2010年国家知识产权局共受理PCT国际申请12917件（首次突破一万件），其中12016来自国内申请人，8500件来自国内企业。根据世界知识产权组织《PCT年度观察》公布的数据，我国进入国家阶段率相对于发

3、达国家明显偏低，欧美国家平均每件申请进入2.5-4.2个国家，我国仅为0.76个。粗略估计2010年提交的国际申请，将来通过PCT途径向中国以外的国家或地区申请的发明或实用新型案件量约为12016X0.76=9132件。从上述数据看出，我国的向外申请发展速度很快，已成为世界上主流的向外申请国家，越來越多的中国企业开始走出国门，在国外进行专利申请和专利保护。与国内申请相比，向外申请具有以下特点：1.中请周期长例如：不考虑加速审查或专利审查高速公路(PPH1),一件EPO的申请周期一般4-6年，美国申

4、请的周期一般3-5年，个别案件甚至更长。2.申请费用高例如：一件EPO中请的费用即使不包括每年的年费，各种官费附加费和在欧洲各国牛效的费用，仍高达8-13万人民币；一件美国申请的费用不包括最终审查意见(final0A)下发以后的继续再审查(RCE)程序，费用也在6-10万人民币。3.申请程序复杂，可控性相对不强与国内申请相比，各国目标国的法律和程序均不尽相同，并口通常情况下，向外申请是通过国内代理机构和目标国代理机构配合完成的，因此涉及的环节更多，考虑到审查实践的差异，语言沟通的障碍，时差因素等各

5、种因素，向外中请程序更为复杂，可控性也相对不强。正是因为向外申请的上述特点，企业在做出向外申请决策时才需要更为慎重。一个申请的决策意味着后续几十万其至上百万的投入，投入后的结果往往由于各国的审查实践的差异和可控性差的环节造成后续申请结果的可预见性差。二、企业向外申请决策要考虑的因素选择具体向外申请案件吋，企业要考虑的因素很多。企业需要综合考虑这些因素后，才能做岀合理的决策。1专利审查高速公路简称PPH是指，申请人提交首次申请的专利局(OFF)认为该申请的至少一•项或多项权利要求可授权，只要相关后续

6、申请满足一定条件，包括首次申请和后续申请的权利要求充分对应、OFF工作结果可被后续申请的专利局(OSF)获得等，申请人即可以OFF的工作结果为基础，请求OSF加快审查后续申请。企业在完成发明创造后，需要对是否进行向外申请已经选择哪些国家或地区申请做出决策。通常情况下，需要综合考虑包括但不限于下列因素，做出最终是否向外申请的决策：1、是否是核心或重要技术，是否需要以专利方式保护尽管因专利有效期有限，有一些发明创造不适合用专利方式保护，但是通常情况下向外申请会要求国内申请的优先权，因此，一般是已经选择

7、了以专利形式保护的发明创造。在当前知识产权竞争激烈的环境下，企业拥有的知识产权越多,在竞争中占据的优势和主动性就越大，甚至有时候在相应地区的市场份额划分拼的就是专利中请量和授权量。因此，对于需要保护的企业的核心技术和重要技术,已经确定以专利形式保护的，应同时考虑向外中请。实践中存在有一些企业由于占据了行业标准的一些专利，或者是行业基础的一些专利，本行业其他企业很难绕开该专利，因此，一方面增大了其他企业的进入门槛，一方面可以收取竞争对手的大量的专利使用费，同吋可以在商业谈判和交叉许可中占据主动。需要

8、注意的是，向外申请前需要先通过保密审查，如果技术涉及到国防利益,国家安全或者重大利益需要保密的，是不允许向外申请的。（专利法实施细则第七条）2、核心专利的规避技术、改进技术、替代技术和外围技术是否需要申请从企业的专利战略布局角度而言，在经费可以支持的情况下，核心技术的相应规避技术，改进技术，替代技术和外围技术可以根据实际情况和具体情况向外申请，以扩大企业的专利池，增加竞争对手的替代成本，在日标国的市场竞争中占据主动。3.主要竞争对手情况，及其专利申请布局有时候主要竞争对手的情况及其