专利申请文件的修改规则探讨new

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1、专利申请文件的修改规则探讨　　一、专利申请文件的修改规则　　(一)修改规则和问题　　根据《专利法》第33条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。专利申请在提交之后不得再增加新的技术内容，这是专利制度的一项基本内容。这是因为：如果专利申请在申请日之后还可以增加新的技术内容，那么，技术内容将不断更新，这种修改将没有止境，而且增加的发明创造的申请日被提前，这使得公众无法知道确定的专利内容。　　对于发明专利申请，当专利局发出第一次审查意见通知书之后，申请人基于审查

2、员检索到的相关现有技术，对申请文件进行修改，这是专利申请人最重要的一次修改时机。然而，根据我国2001年制定的《专利法实施细则》第51条第3款规定，专利申请人在答复审查意见通知书时应当按照通知书的要求进行修改。专利审查员经常基于此条的规定拒绝专利申请人在答复审查意见时提交修改的权利要求。在收到审查意见之前，专利申请人难以判断应当要求多大的保护范围。只有在收到审查意见通知书之后，专利申请人才有了修改专利保护范围的依据。而此时不允许专利申请人对专利文件的保护范围做出主动修改，就使专利申请人丧失了可能获得更大保护范围的机会，第三人很容易根据

3、专利说明书中已经公开的方案，规避权利要求的保护范围。这对专利申请人非常不利。12　　另一种情况，专利申请人在《专利法实施细则》规定的主动修改的时机并不希望做主动修改，而专利申请人希望提交主动修改的时候，专利局不予受理、按照目前《专利法实施细则》的规定，专利申请人可以在提出实质审查请求时和收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查意见通知书的三个月内做出修改。但是申请人在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书三个月之后仍有约10到34个月的时间才能收到第一次审查意见通知书。在这段时间内申请人所希望的专利保护范围可能已经发生变化，或者申请人

4、基于同族专利申请的审查结果希望对专利权利要求进行修改。但此时提交的修改一般却不被审查员所考虑，而审查员审查一套申请人所不希望要的权利要求，这是很大的资源浪费。这种专利申请文件的主动修改规则并不符合加快审查的目的，而且也不利于保护发明创造。　　(二)修改阶段和修改方式　　专利申请提交受理以后和公布之前的阶段是初步审查阶段。在初步审查阶段，根据《审查指南》第一部分第一章第2节的规定，审查员并不审查申请文件的技术内容。如果准许申请人修改技术内容而不受到审查，那么修改内容可能超出原说明书和权利要求记载的范围而予以公布。而且在初步审查阶段，修改

5、只能基于初步审查意见来进行，即根据初步审查阶段的补正通知书或个别情况下的审查意见通知书的要求来进行修改。因此初步审查阶段的修改限制陈《专利法》第33条有关修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的限制之外，还受到补正通知书所涉及的内容的限制。　　在初步审查完成之后，发明专利申请一般在申请日后满18个月予以公布，并且在申请日后的三年之内可以提出实质审查。根据《专利法实施细则》第5121条第1款的规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，可以对发明专利申请主动提出修

6、改。可见，在初步审查完成到专利局发出第一次审查意见通知书之间的阶段，有两次主动修改的机会。主动修改的自由度比较大，即只要在原始文件中有记载，可以对权利要求的范围做扩大、缩小和变更等方式的修改。这就意味着，在此阶段，权利要求书可以根据说明书公开的内容而重新撰写。　　根据《专利法实施细则》第51条第3款的规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改。按照通知书的要求修改和前述主动修改存在很大的差别。根据说明书的记载而增加新的权利要求在主动修改时是允许的，而在按

7、照通知书的要求修改时则是不允许的。审查意见通知书的内容可以划分为两个部分，第一部分是检索到并被审查员引用的对比文件，第二部分是审查员对专利申请的不符合授权要求的内容的反对理由。这两部分内容对申请人而言都是非常重要的。对于第二部分即审查员的反对理由，申请人将逐一分析和答辩，有时还需按通知书的要求进行修改。对于第一部分的对比文件，申请人不但要考虑审查员在通知书中引用该文件的评论意见，还要做出独立的分析。申请人不仅追求较宽的保护范围，而且还追求稳定的权利。如果获得授权的专利的权利要求的范围很宽而可能被无效，在主张专利权利时会遇到麻烦。换句话

8、说，由于有了新的检索结果，申请人不但希望答复审查员指出的问题而获得批准，而且也希望根据检索结果重新考虑主张的权利要求的范围。申请人可能希望做出的选择有：放弃专利申请;扩大保护范围、缩小保护范围以及变更保护范围。12　　在