公司并购应注意的几个专利问题

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1、公司并购应注意的几个专利问题　[内容提要]：公司并购活动日益广泛。以专利为主包括具有所有权的技术信息的知识产权在公司中的价值不断攀升。有关生物医药公司的并购和投资活动日益增多。为了减少风险，提高投资效益，并购和投资前应该对有关的知识产权进行详细、周密的调查。本文以生物医药技术专利为例，阐述并购调查中应该考虑的几个重点事项。　　随着中国加入WTO，公司并购活动以及跨国并购将更加频繁。以专利为主包括具有所有权的技术信息在内的知识产权在公司资产中的价值不断攀升。知识产权成为公司并购应当重点调查的对象。现代生物医药产业是我国和世界多数国家21世纪重点发展的支柱产业之一。以专利为主

2、包括具有所有权的技术信息的知识产权对该行业十分重要。适当获得并正确运用有关知识产权可以使公司从产品和技术转让两个方面受益，阻止竞争对手染指特定的市场或技术，吸引投资并成为公司资产的重要组成部分。由于该行业中研究开发费用占的比例大，周期长，为减少风险、分摊成本，并购就十分重要。投资前进行知识产权的调查，尤其是专利问题十分必要。　　调查往往需要有至少包括一名律师、财务专家、技术专家和市场销售专家的小组来进行。调查的内容涉及有关的知识产权等无形资产、责任等有关信息。通过调查，为投资人提供建议，以便斟酌是否进行投资交易，以及投资的数额等。　　本文试图结合我国生物医药行业的实践，借

3、鉴美国有关的判例，阐述并购中应该考虑的几个重点事项。　　1　调查目标、支持信息与调查途径　　（1）投资人的目的。这是需要重点考虑的因素。如果希望获得关键专利技术，调查的中心应当是关键专利的范围、有效性和保护期限；如果欲获得专利技术所提供的排他性市场，调查的中心应该是专利剩余保护期是否值得投资以及目标公司现在给予投资人竞争对手的许可是否会危及到市场的排他性？目标公司是否将技术向代表现在和潜在市场的国家申请并获得专利，专利保护的力度等。如果未申请或未获得专利，或者即使获得了专利，但对投资人希望拓展的市场保护力度弱，缺乏排他性市场，交易的投资意义就不大。　　评估有关技术/产品是

4、否侵犯他人权利往往比评估其专利状态更重要。如果实施获得的技术会侵犯他人权利，投资人可能会平添不少责任。　　（2）调查目标。根据委托方目的，调查目标包括：1决定是否交易；2评估交易的价格，价格是否符合预期？有关专利权能否转让或许可？专利是否覆盖了公司产品、发明、关键技术？专利的范围、保护期限是否足够？公司能否自由销售有关产品而不侵犯他人的权利？价格是否应当调整？3评估交易风险，交易后可能存在哪些问题？如诉讼、产品不能上市或其他可能使公司资产贬值的因素？公司现在是否侵犯他人权利？将来侵权的可能性？公司与雇员或第三方的协议是否充分保护了公司的财产？合同中有无足以阻止公司产品上市

5、的限制性条款？4减低风险，可以采取那些措施降低有关风险？是否可以重新考虑交易？有无必要要求目标公司提供特别的陈述和担保或要求补偿及其他合同保护？有无措施维持或强化公司的专利保护？具体的措施如何？　　（3）调查目标的支持信息。目标公司的律师就专利有效性或是否侵犯他人权利出具的法律意见是比较重要的法律文件。当然，律师披露目标公司情况往往需要一个前提条件，即目标公司同意披露。　　另外诸多信息有：公司名称、与之具有战略关系的第三方、其他具有竞争力的公司或技术、公司业务和市场营销计划、公司现有和过去的知识产权顾问名单。　　正在申请和已经获得的专利清单及公司拥有所有权的法律状况和公司

6、拥有利益的性质等，专利审查记录可能构成威胁的现有技术和出版物的清单，正在开发和已经上市的技术、产品、工艺以及相应的专利和专利申请计划，不考虑用专利保护但是准备主张权利的技术、产品、工艺，现有和开发中的技术、产品、工艺所需要的生物材料，已经发表或公开的材料等。　　有关协议（包括许可协议，供应合同，研究开发、保密、雇佣等的协议和聘请顾问合同等），公司关于知识产权的政策/程序（包括实验室记录、商业化记录、发明过程的连续性），有关的法律意见（可专利性、专利有效性和是否侵权），诉讼与争议，有关的行政批文如FDA的药政批文、资金来源、有关专利/产权材料和技术是否设置有留置权、抵押、质

7、押等担保物权。　　（4）调查途径。调查人员除了需要具备相当的专业知识和调查技巧外，调查的途径有：目标公司、公开出版物、目标公司的专业顾问、登记机构、当地政府和目标公司的供应商、顾客。调查的重点是核心技术是否得到了充分保护，使用有关产品是否会侵犯他人的权利。为了确保交易万一不成时有关的信息不会泄露，应当和调查组成员间有一个书面的保密协议。　　由于交易需要迅速完成或者投资人只是在交易临近结束才委托调查，调查组往往面临巨大挑战：如何在尽量短时间内提出有关意见，将交易风险控制在可以接受的合理范围内。这取决于调查团队的经验、能够支配的资