中美专利申请制度的差异及相关运用策略

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1、中美专利申请制度的差异及相关运用策略随着日益深入美国市场，越来越多的川国企业在对美跨国贸易中遭遇知识产权壁垒并蒙受口大损失。有鉴于此，中国企业有必要了解和常握中美在专利制度上存在的差异并加之灵活运用，以保护自己的权利。本文从企业管理者的角度，探讨了屮美专利申请制度的差异对屮国企业在美获得专利保护所带来的不利影响，并对实践屮如何优化申请、克服驳冋而获得稳宦的美国专利，如何规避不诚信风险、有效进行美国专利管理提出了相关策略建议。一、中美专利申请制度的差异比较1、专利保护的类型不同。屮国专利保护的类型分发明、实用新型(util

2、itymodel)和外观设计二种。美国专利保护的类熨也有二种，分别是实用专利(utilitypatent)、植物专利和外观设计。值得注意的是，美国的实用专利绝不是中国的实用新型，而是除植物专利和外观设计之外其它专利的统称，其授权标准相当于屮国的发明专利。2、获得在先权利的原则不同。同一个发明创造只能授予一项专利权。当出现一个以上的申请人就同一个发明创造分别提出专利申请时，世界上有两种处理原则：一个是先申请原则，一个是先发明原则。中国采用的是先申请原则，而美国目前釆用的是先发明原则，体现在美国法典第35编(以下简写为35U

3、SC的102(a)和(e)款，该两款规定了构成现有技术的时间起点是发明日而非申请日，35USC102(g)款则规定了在先发明人的判断原则。值得一提的是，并不是所有外国人都可以在美国享受先发明权，根据35USC104(a)款规定，只有来白美国、加拿大、墨西哥和WTO成员国的申请人才能主张先发明权，HVVTO成员国的申请人只能在1996年1月1日以后才有主张先发明的权利。因此中国申请人只能对2001年12月11日后在美国提出的专利申请主张先发明权。3、专利申请人的资格不同。在中国，职务发明创造的申请权归属单位而不是发明人，单

4、位是法左的申请人。但根据美国《专利法》35USC102(f)款的规定，即使是雇员完成的职务发明，单位也没有权利提出申请，必须以雇员名义提出专利申请后再将专利申请权转让给单位。4、给予的新颖性宽限期不同。一般来说，在专利申请前公开发明创造会导致专利申请丧失新颖性而不能被授权。虽然屮国《专利法》第24条给予了6个月的新颖性宽限期，但公开行为只限于在屮国政府主办或承认的国际展览会上展出、在规定的学术会议和技术会议上发表以及他人未经申请人同意而泄露的内容；相对于中国严苛的宽限期，35USC102条(b)款给予申请人极为宽松的宽限

5、期，不仅宽限期长达1年之久，而且儿乎对公开形式没有任何限制条件。美国这种做法的意义在于，发明人可以通过观察市场对该项发明创造的反应来决定是否有必要提出专利申请，以节约社会资源。5、对“公开使用”的认定条件不同。首先，美国《专利法》仍只将在美国的“公开使用”视为现有技术，属于相对新颖性，而屮国新《专利法》C改为绝对新颖性，即对公开使用没有地域限制。其次，在屮国，任何时候都可以将自己的技术秘密申请专利，而在美国，将自己的技术秘密进行商业化使用也会被视为“公开使用”，超过1年就丧失了获得专利保护的权利。再次，在美国，实验性的使

6、用公开不会构成法律意义上的“公开使用”。是否属于实验使用主要依据客户对实验的知晓程度、发明人对实验的持续控制、试验记录的保留情况、发明本身的性质以及进行特殊实验的必要性等因素来判断，而不论实验公开时间的长短，最典型案例是美国Pavement公司告伊丽莎白市公路侵权案中使用六年的公路因有持续不断的观察记录而没有被认定为公开使用。6、对专利说明书的披露要求不同。屮国专利法对说明书的要求仅仅是公开充分足以支持权利要求即可，不要求公开最佳实施方案。事实上，屮国企业在屮请专利时，通常是将最佳方案作为技术秘密来保护。但35USC11

7、2条款却规定，专利屮请人必须在专利屮请文件中披露其己知的实施发明的最佳模式（即最佳实施例），否则一旦被发现隐瞒将不可避免地导致专利权的不可执行。7、申请人承担的诚信贵任不同。美国实施细则37CFR1.56明确规定：参与专利申请提交和专利申办活动的每个人，在同美专利局进行交涉时都负有坦白和真诚的义务，包括向美国专利局披露所知悉的、口可专利性实质相关的全部信息。如果专利侵权人能够清楚确凿地证明专利权人没有履行诚信责任，实施了不正为行为，则法院将判定该专利不对执行，不会再判定他人侵权。而中国专利法没有相关规定。未履行诚信贵任的

8、行为包括：①没有向专利局递交说明书中引用的相关文献和国外专利局就同族专利巾请所作的检索报告和审查意见中引用的现有技术资料;②未披露保护主题相似的其他美国申请被驳回的事实及驳回所依据的现有技术资料；③提交专家证言时未披露专家与申请人之间的关系（如曾是其雇员或资助过其研究经费等）；④未正确披露发明人（必须是对至少一项权利