专利申请策略和规划

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1、专利申请策略与规划前言　　一般企业经营多著重于提高营运绩效与竞争优势，但在执行策略上若无独特之处，进而在产品与市场上与他人明显区隔，恐怕难以摆脱竞争对手的纠缠，甚至只有苦苦追赶、受制于人。亦即预做良好的策略规划实有其必要性。　　科技导向的企业尤须注意拟定适合的研发方向，并积极保护其智慧财产。一般而言，申请专利除了寻求法律保障以避免他人侵害仿冒，同时也有技术授权、转让等诸多商品化的价值，背后还可能牵涉复杂的市场利益以及与他人的竞争合作。　　当研发单位开发出一项新产品或新制程，要不要申请专利？可不可以申请专利？有

2、没有可能取得专利？可以继续开发那方面的技术？那些技术应一并申请保护？应于何时、何处提出专利申请？申请专利能带来什么好处？就智慧财产权管理而言，提出申请只是当中的一个基本步骤，在此之前和之后应考量与规划执行的事项还很多。本文仅针对专利申请方面的策略规划，以浅显的文字提供一些基本原则做为参考。申请前应思考之问题1.是否为专利保护的对象及范围？　　发明：对产品、方法或者其改进所提出的技术方案。　　新型：对产品的形状、构造或装置所提出的技术方案。　　新式样：对产品的形状、花纹、色彩或其结合所作出的富有美感的设计。　　

3、另外也须注意是否为法定不予专利的标的。2.是否具备专利的实质条件(可专利性)？　　新颖性：未曾公开或非公众已知者。　　进步性：具有一定的发明创作难度。　　实用性：可实际用于产业。3.是否具有良性的市场前景或产业价值？　　亦即预测、分析可能创造的市场前景、经济效益，再做出是否申请的决策。例如申请的目的是出于策略上的考量而不想实施，或者市场前景与投资效益不明，则是否要先储备专利？是否还要申请外围专利？未来授权或实施获利的机会有多大？4.申请专利的保护范围可能有多大？　　他人回避专利范围的难易度有多高？这牵涉到预期

4、能获准的申请专利范围，相对于先前技艺与他人专利范围之间的比较，以及阻却他人进行回避仿冒的力道有多强、多周延？5.专利的技术内容公开之后，对目前和潜在的竞争对手有多大的助益？对与自己技术合作、经销代理的对象有什么影响？　　这牵涉专利说明书的技术揭露程度，在符合法律要求下，如何避免泄漏关键的know-how。也须检视是否牴触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售协定。6.有无足够的资源或成本来提出申请并维护、运用专利？　　亦即要避免盲目申请，以减少不必要的人力、物力、财力的浪费。还要想到能否善用未来获准的专利以

5、得到实质的利益回馈。7.可否运用其他的方式来保护？　　例如能否搭配或改以著作权、营业秘密等来保护？当然也应考虑一并申请注册商标、电路布局…的可能性。提出以上问题是希望能先就申请专利的本质加以思考。虽然答案也许一时未明，但至少可借此机会省思，尽量先在企业内部建立一定程度的共识，如此再客观地依据以下各项策略做出评估，以便顺利拟定执行的细节。 各项评估策略 一、是否提出申请 1.要申请*预备自用：自行实施保护的技术，从实施取得市场垄断地位，甚至建立某种专业形象。*预备他用：藉由技术转让、授权以获取利益，进而影响旧市

6、场或主导新市场规格。*降低竞争对手优势：限制对手的发展，也避免他人取得专利后处于竞争优势。*干扰他人视线：在主要研发技术以外的领域申请专利，使竞争者难以洞悉我方真正的技术发展方向。或者还可于申请后要求提早公开、不做实体审查。 2.不申请*避免公开暴露研发策略和意图：改以其他方式保密，以免遭对手洞悉，或怕保护不佳致遭人回避仿冒而丧失应有的市场商机。*延长技术保密的时间：若他人难以破解模仿时可以考虑不申请，而无专利期限的缺点。*专利实用价值不高，但又不希望竞争者取得专利：例如不打算实施、利用该项技术的专利来获取经

7、济利益，可是又要避免对手取得专利后处于竞争优势，反过来限制自己发展，则可放弃申请，甚至直接适度地公开该项技术。 二、申请何种专利 　　发明、新型、新式样专利保护的对象、范围、时间各有不同，但都应符合相关的法定要件。如果皆不适合，则应思索有无其他类型的智慧财产权可供保护。否则即使侥幸获准，拿到的只是很不稳定的专利权。故宜按照科技类别与创作层次，选择适当者提出申请，才较易获准专利。 三、申请内容为何 1.完整技术或部份技术：有时为避免遭人仿冒，部分核心或关键技术不提出申请，或于撰写说明书时巧妙隐藏之。 2.单项申

8、请或系列申请：依据技术的重要性与保密性，选择申请单项技术的专利或是其相关的一系列专利，以于「技术完整公开所带来的缺点」和「申请周延保护∕布雷」之间做适当的取舍。 3.基本技术或配套∕衍生技术： *基本技术为该领域的根本核心或开创性技术，离实用阶段还很远，相对上比较冷门，可能参与者较少；配套∕衍生技术则是前者的改良或实施所必需者，多半更接近实用的阶段，可能已有较多人投入。这是从特定的技术领域角度来看，